Позиция СИП: пока патент на полезную модель с эквивалентными признаками с более поздней датой приоритета не признан недействительным, его использование законно

10 ноября Суд по интеллектуальным правам (СИП) оставил без изменения принятые ранее судебные акты об отказе в иске об обязании прекратить использование полезной модели и взыскании компенсации. СИП тем самым подтвердил, что в случае, когда имеются два патента на полезную модель с одинаковыми признаками, до признания недействительным патента с более поздней датой приоритета действия ответчика по использованию патента с более ранней датой приоритета не могут быть расценены в качестве нарушения прав патентообладателя.

ООО «Кемеровский завод мощного осветительного оборудования» обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к Федеральному казенному учреждению «Исправительная колония N 29 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области» об обязании прекратить использование полезной модели и взыскании компенсации в размере 200 тысяч рублей.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО «Кемеровский завод «Луч».

Арбитраж  отказал в удовлетворении иска. Апелляция оставила это решение  без изменения.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, истец обратился в СИП с кассационной жалобой, в которой указал, что, по его мнению, в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие, что спорный и противопоставленный патенты являются патентами с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, а выводы судов об обратном, являются ошибочными, что также подтверждается сравнительной таблицей в заключении эксперта.

Также заявитель кассационной жалобы отметил, что правовая позиция, изложенная в Информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» не может быть применена к спорным правоотношениям сторон, поскольку учреждение не является обладателем какого-либо патента на полезную модель.

По мнению заявителя кассационной жалобы, к спорным правоотношениям подлежат применению положения части четвертой ГК РФ.

Заявитель также ссылался на то обстоятельство, что в силу закона, все заключенные между учреждением и обществом договоры, в том числе по использованию полезных моделей, являются недействительными, поскольку они не были зарегистрированы в Роспатенте.

СИП отклонил доводы кассационной жалобы, подтвердив, что право истца на полезную модель ответчиком не нарушено.

Судами было установлено, в изделии ответчика одновременно использованы полезные модели по двум патентам с одинаковыми (эквивалентными) признаками, приведенными в независимом пункте формулы.

Более ранний приоритет имеет полезная модель, защищаемая истцом. Но пока патент на вторую полезную модель, которая использовалась ответчиком по договору с правообладателем, не признан недействительным, данные действия не могут признаваться нарушением, — подчеркнул СИП.

Если же один из патентов будет признан недействительным, второй патентообладатель вправе вновь обратиться в суд. В этом случае он, в том числе, может потребовать возмещения убытков за весь период использования его полезной модели.

С подробной информацией о ходе рассмотрения данного дела можно ознакомиться в соответствующей карточке дела в картотеке арбитражных дел.