19
Июл, 2017

Позиция СИП: согласие правообладателя на введение в гражданский оборот товаров, маркированных товарным знаком, должно быть выражено в форме, позволяющей доказать наличие такого согласия

IPC's position

4 июля 2017 г.  Суд по интеллектуальным правам (СИП) оставил без изменения судебные акты об отказе от иска в части требования об обязании ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет товары, отклонив  кассационную жалобу ООО «Векта Инжиниринг» на решение арбитражного суда первой инстанции и постановление апелляционного суда по иску ООО «Тунгалой Рус» к ООО «Векта Инжиниринг» о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

ООО «Тунгалой Рус» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Векта Инжиниринг» с иском о запрете ответчику совершать любые действия по использованию товарного знака «Tungaloy» без согласия истца; о взыскании с ответчика компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 1 млн. рублей; об обязании ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет товары «Tungaloy», указанные в техническом задании к закупке, размещенном на сайте http://www.zakupki.gov.ru и спецификации к договору поставки, заключенному между ответчиком и АО «Завод Двигатель», привлеченным к участию в деле в качестве третьего лица.

Арбитражный суд принял отказ от иска в части требования об обязании ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет товары «Tungaloy», указанные в техническом задании к закупке, размещенной на сайте http://www.zakupki.gov.ru и спецификации к упомянутому договору поставки.

Исковые требования в оставшейся части удовлетворены частично: ответчику запрещено совершать любые действия по использованию товарного знака «Tungaloy» без согласия истца; с него взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака «Tungaloy» в размере 500 тысяч рублей.

Суд апелляционной инстанции оставил это решение арбитража без изменения.

В кассационной жалобе, поданной в СИП, ООО «Векта Инжиниринг» указывает на неполное исследование судами всех фактических обстоятельств и отсутствие оценки представленных в материалы дела письменных доказательств.

Заявитель кассационной жалобы считает, что статья 1487 ГК РФ и пункт 16 раздела V Приложения N 26 к Договору о Евразийском экономическом союзе, подписанному в г. Астане 29.05.2014, не устанавливают конкретных требований к форме согласия правообладателя товарного знака на введение товара в гражданский оборот на территории государств-членов ЕАЭС, в связи с чем полагает, что такое согласие может быть выражено в любой письменной форме.

В обоснование данного довода заявитель кассационной жалобы ссылается на достаточную совокупность доказательств, подтверждающих согласие правообладателя спорного товарного знака на осуществление поставки товара, маркированного этим товарным знаком, на территорию Республики Беларусь (запросы и ответы на них, деловая переписка). При этом указывает на отсутствие возражений правообладателя против осуществления этих действий.

Ответчик полагает, что представленная в материалы дела деловая переписка является достаточным доказательством согласия правообладателя спорного товарного знака на ввод в гражданский оборот на территории России товара, маркированного этим товарным знаком, поскольку данный товар был поставлен из Германии. При этом заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то, что поставка спорных товаров прослеживается из товаросопроводительных документов, специальное согласие правообладателя на вывоз товара, маркированного товарным знаком, законодательством Федеративной Республики Германии не предусмотрено, поскольку такое согласие может быть выражено путем соблюдения и исполнения условий поставки товара.

По мнению ООО «Векта Инжиниринг», сам факт выпуска товара по таможенной процедуре на территории Республики Беларусь означает, что этот товар прошел контроль со стороны таможенных органов Республики Беларусь и соответствует всем требованиям, предъявляемым таможенным законодательством ЕАЭС.

Отклоняя кассационную жалобу, СИП отметил, что именно ответчик, ссылающийся на исчерпание исключительного права на товарный знак, должен доказать это обстоятельство. Т. е. нужно подтвердить, что маркированный товарным знаком товар вводился в гражданский оборот с согласия правообладателя. В таком случае использование товарного знака не является нарушением.

Хотя ГК РФ не указывает, как должно быть оформлено соответствующее согласие, это не означает, что право использовать товарный знак без заключения договора может оформляться в произвольном виде. Согласие должно быть выражено в форме, которая позволяет достоверно установить адресанта согласия, способна быть воспринятой им и позволит ему в случае спора доказать наличие такого согласия.

В случае импорта оригинального товара и его дальнейшей реализации согласие правообладателя может подтверждаться внесением товарного знака в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности с определением того или иного лица в качестве уполномоченного импортера.

Таким образом, ввиду наличия у истца права на обращение с иском в защиту исключительного права, доказанности факта предложения ответчиком к продаже и реализации инструмента, маркированного этим товарным знаком, отсутствия доказательств исчерпания исключительного права на товарный знак, СИП пришел к выводу о законности обжалуемых судебных актов.

Подробную информацию о ходе рассмотрения данного дела можно получить в соответствующей карточке дела в картотеке арбитражных дел.

x

Напишите нам письмо

Предоставляя сведения пользователь дает
согласие на использование персональных данных
x

Спасибо!

Наш оператор свяжется с вами в
ближайшее время

Политика конфиденциальности

Согласие на использование персональных данных