СМИ «Вестник Национального бюро экспертизы интеллектуальной собственности»

Зарегистрированное средство массовой информации (свидетельство Роскомнадзора №ФС77-66781 от 08 августа 2016 г.)

Позиция СИП: Палата по патентным спорам обязана предложить внести изменения в формулу полезной модели, если имеются варианты изменений, внесение которых в формулу может привести к патентоспособности изобретения

04 Октября 2017
Уникальный
медиа-проект
Новости
интеллектуальной
собственности
доступным языком
Нас уже
10 000

3 августа Суд по интеллектуальным правам (СИП) оставил в силе решение Роспатента о признании патента на полезную модель полностью недействительным.

ООО «М.А.Р.С.-ТЕХНОЛОГИЯ» просило СИП признать недействительным решение Роспатента о признании патента Российской Федерации на полезную модель недействительным.

Заявитель оспаривал вывод Роспатента о том, что в противопоставленном техническом решении присутствуют все существенные признаки, присущие данной полезной модели, в связи с чем последняя не отвечает условию патентоспособности «новизна».

Заявитель также указал, что в нарушение пункта 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, Роспатент не выполнил свою обязанность предложить внести изменения в формулу полезной модели, тогда как в обоснование своего решения Роспатент ссылается на неполноту формулы.

В обоснование данного довода заявитель ссылался на решение Верховного Суда Российской Федерации (ВС РФ) от 22.11.2010 № ГКПИ10-1228, согласно которому абзац первый пункта 4.9 Правил № 56, наделяющий коллегию палаты по патентным спорам правом предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения для устранения причин, препятствующих признанию рассматриваемого объекта соответствующим условиям патентоспособности, позволяет устранить отдельные недостатки формулы изобретения и не допустить принятия формального решения по рассматриваемому возражению на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента на изобретение.

Реализация данного права, как и других процессуальных прав, связанных с защитой патентных прав в административном порядке, исходя из основной цели деятельности палаты по патентным спорам, является ее обязанностью и не может осуществляться произвольно. Палата по патентным спорам, установив наличие возможных вариантов изменений, внесение которых в формулу изобретения может привести к патентоспособности изобретения, обязана предложить заинтересованному лицу внести такие изменения.

Роспатент, возражая против доводов общества, обратил внимание на то, что в указанном решении ВС РФ разъясняется, что Палата по патентным спорам обязана предложить заинтересованному лицу внести изменения, только установив наличие возможных вариантов таких изменений, внесение которых в формулу изобретения может привести к патентоспособности изобретения. Между тем, таких обстоятельств не установлено.

Оставляя решение Роспатента в силе, СИП отметил, в частности, следующее.

Согласно нормам при рассмотрении возражений против выдачи патента коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели, если без такой корректировки оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при этой редактуре — частично.

При этом СИП подчеркнул, что следует различать функции экспертизы, проводимой в отношении поданной заявки, и функции Палаты при рассмотрении возражения против выданного патента: в первом случае объем охраны полезной модели только еще формируется, допустимы любые изменения ее формулы (не затрагивающие сущности модели) вплоть до включения в нее объекта, ранее не заявленного в ней, но раскрытого в описании, а во втором случае оценивается уже запатентованный объект. Таким образом, цели и правовые последствия внесения изменений в формулу полезной модели в приведенных случаях различны.

Реализация упомянутого права предложить внести изменения с учетом основной цели деятельности Палаты является ее обязанностью и не может осуществляться произвольно.

Палата обязана предложить заинтересованному лицу внести подобные изменения, если имеются возможные варианты корректировки, внесение которой в формулу может привести к патентоспособности изобретения.

Таким образом, СИП пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого решения Роспатента.

С подробной информацией о ходе рассмотрения данного дела можно ознакомиться в соответствующей карточке дела в картотеке арбитражных дел.

Может быть интересно