СМИ «Вестник Национального бюро экспертизы интеллектуальной собственности»

Зарегистрированное средство массовой информации (свидетельство Роскомнадзора №ФС77-66781 от 08 августа 2016 г.)

Определяя размер компенсации за неправомерное использование товарного знака, суды должны исходить из вознаграждения по договору, заключенному на условиях неисключительной лицензии

13 Июля 2017
Уникальный
медиа-проект
Новости
интеллектуальной
собственности
доступным языком
Нас уже
10 000

24 мая Суд по интеллектуальным правам (СИП) отменил судебные акты об удовлетворении иска по делу о защите исключительных прав на товарный знак.

Индивидуальный предприниматель Ирина Сычева обратилась в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю Дмитрию Воронину о запрете использовать в доменных именах mobiba-forum.ru, mobiba.info обозначение «Mobiba», сходное до степени смешения с её товарным знаком, а также обязании ответчика удалить из базы данных ЗАО «Регистратор Р01» домены mobiba-forum.ru, mobiba.info, о взыскании 10 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьих лиц привлечены ЗАО «Регистратор Р01», ООО «Сапфира», ООО «Мобильные бани» (ООО «Мобиба»), ООО «Терма».

Арбитражный суд запретил ответчику использовать в доменных именах mobiba-forum, mobiba.info обозначение, сходное до степени смешения со словесным элементом «Mobiba» товарного знака истца, обязал ответчика удалить из базы данных имен ЗАО «Регистратор Р01» домен mobiba-forum.ru, из базы данных имен OnlineNic домен mobiba.info и взыскал с ответчика в пользу истца 5 млн. рублей компенсации.

Суд апелляционной инстанции оставил это решение арбитража без изменения.

Однако Суд по интеллектуальным правам (СИП) отменил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, прекратив производство по делу.

Верховный Суд (ВС) РФ отменил постановление СИП и направил дело на новое рассмотрение в СИП, указав, что, согласно выписке из ЕГРИП, представленной в ВС, на момент подачи искового заявления, а также на момент вынесения решения арбитражным судом ответчик являлся индивидуальным предпринимателем, в связи с чем оснований для прекращения производства по делу в связи с неподведомственностью спора арбитражному суду по его субъектному составу не имелось.

В кассационной жалобе, поданной в СИП, ответчик ссылался на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций нормы подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Обосновав размер компенсации, суды исходили из лицензионного договора, условия и размер вознаграждения по которому не являются сравнимыми с обстоятельствами настоящего дела, не учтя при этом аффилированность истца с контрагентами по лицензионному договору, поручение ответчику истцом и руководством ООО «Мобиба» работы по использованию спорных доменных имен, неиспользование ответчиком в настоящее время спорных доменных имен.

Как полагает ответчик, суд апелляционной инстанции, обосновывая размер взысканной компенсации, исходил из выводов о деятельности ООО «Терма» и «Мобиба», а не ответчика, который при этом не являлся субъектом предпринимательской деятельности, поскольку является физическим лицом, и продвижением и реализацией продукции, извлечением прибыли не занимался.

Заявитель кассационной жалобы указал также, что суд первой инстанции обязал его удалить из базы данных имен ЗАО «Регистратор Р01» спорные домены, однако он не имеет такой возможности, так как регистрацию доменных имен осуществляет ЗАО «Регистратор Р01», а не предприниматель, при этом к моменту вынесения решения суда первой инстанции он уже не использовал спорные доменные имена.

СИП, отменяя решение Арбитражного суда и постановление суда апелляционной инстанции и направляя дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области, отметил, что такой запрет использования в доменных именах сходного обозначения не может быть абсолютным и должен учитывать объем правовой охраны товарного знака. Он устанавливается только в отношении товаров и услуг, однородных тем, для которых зарегистрирован товарный знак.

Кроме того, суды неверно определили размер компенсации за нарушение исключительного права. Они сходили из деятельности организаций (третьих лиц), в которой использовалось доменное имя, с учетом того, что ответчик является их учредителем и гендиректором. Однако такой подход неверен, поскольку ответчик и третьи лица выступают самостоятельными субъектами. В связи с этим размер компенсации, взыскиваемой с ответчика, не может определяться исходя из деятельности третьих лиц.

Если правообладатель требует компенсацию в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то за основу следует принимать вознаграждение по лицензионному договору, предусматривающему простую (неисключительную) лицензию. А суды исходили из вознаграждения по договору, заключенному на условиях исключительной лицензии, — отметил СИП.

Подробную информацию о ходе рассмотрения данного дела можно получить в соответствующей карточке дела в картотеке арбитражных дел.

Может быть интересно