СМИ «Вестник Национального бюро экспертизы интеллектуальной собственности»

Зарегистрированное средство массовой информации (свидетельство Роскомнадзора №ФС77-66781 от 08 августа 2016 г.)

Позиция СИП: Роспатент при рассмотрении возражения не может выйти за пределы заявленных в нем доводов

25 Июля 2018
Уникальный
медиа-проект
Новости
интеллектуальной
собственности
доступным языком
Нас уже
10 000

СИП отменил решение Роспатента, поскольку ведомство, рассмотрев возражение по основанию, которое в нем не заявлялось, вышло за пределы своих полномочий.

28 мая Суд по интеллектуальным правам (СИП) признал недействительным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на промышленный образец, удовлетворив требования индивидуального предпринимателя.

Как следует из материалов дела, спорный патент на промышленный образец «Упаковка для моющих средств» выдан на имя предпринимателя с датой приоритета 08.12.2014 г.

В марте 2017 года в Роспатент поступило возражение немецкой компании «Henkel AG & Co. KGaA» против выдачи данного патента на промышленный образец, мотивированное его несоответствием условию патентоспособности «оригинальность».

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом принято решение о его удовлетворении, патент был признан недействительным ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1352 ГК РФ.

Не согласившись с указанным решением, предприниматель обратилась в СИП с вышеуказанными требованиями.

Как установил СИП, Роспатент выявил ряд признаков, отличительных от наиболее близкого аналога, и установил, что признаки упаковки по сворному патенту, не визуализирующиеся на изображениях наиболее близкого аналога, характерны для изделий, известных из других патентов, выданных  до даты приоритета оспариваемого промышленного образца.

Вместе с тем, в оспариваемом решении Роспатента не выявлено и не содержится описания существенных признаков промышленного образца по спорному патенту, а также существенных признаков, которыми заявленный промышленный образец отличается от наиболее близкого аналога. Роспатент ограничился лишь указанием на то, что «существо промышленного образца по оспариваемому патенту нашло отражение на приведенных выше изображениях внешнего вида изделия».

Вместе с тем, четкое выделение существенных признаков промышленного образца, равно как и существенных признаков, которыми заявленный промышленный образец отличается от наиболее близкого аналога, играет важную роль при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны промышленному образцу по мотиву его несоответствия критерию «оригинальность». Без этого невозможна реализация этапа алгоритма, предусмотренного подпунктом 3.4 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 325.

Данное нарушение процедуры является настолько существенным, что в дальнейшем оно привело к ряду других нарушений.

Проверяя доводы заявителя относительно допущенных административным органом существенных нарушений процедуры рассмотрения возражения, суд пришел к следующим выводам.

В возражении компании «Хенкель АГ унд Ко. КГаА» не содержалось доводов о несоответствии промышленного образца условию охраноспособности «оригинальность» по тому основанию, что изделия по оспариваемому и противопоставленным патентам производят одинаковое общее впечатление. В возражении приводились доводы лишь о несоответствии оспариваемого промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность», предусмотренному подпунктом 2.3 пункта 22.5.5 Административного регламента.

В этой связи СИП подчеркнул, что Роспатент при принятии решения связан доводами, содержащимися в возражении, и не может выйти за их пределы. Иной подход, по сути, предполагает возможность признания патента недействительным по мотивам (доводам и основаниям), которые отсутствовали в возражении и не были известны патентообладателю, что существенно нарушило бы его право на защиту.

Таким образом, в ходе рассмотрения возражения Роспатент вышел за пределы своих полномочий, поскольку рассмотрел возражение по основанию, которое в нем не заявлялось.

СИП обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение против выдачи патента на промышленный образец, мотивированное несоответствием условию «оригинальность».

С подробной информацией о ходе рассмотрения данного дела можно ознакомиться в соответствующей карточке дела в картотеке арбитражных дел.

Может быть интересно