СМИ «Вестник Национального бюро экспертизы интеллектуальной собственности»

Зарегистрированное средство массовой информации (свидетельство Роскомнадзора №ФС77-66781 от 08 августа 2016 г.)

Позиция СИП: у истца имеется интерес в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, даже если товарные знаки используются лицензиатом

03 Июля 2018
Уникальный
медиа-проект
Новости
интеллектуальной
собственности
доступным языком
Нас уже
10 000

По мнению СИП,  заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования подтверждается, в том числе, тем, что маркируемые ими товары вводятся в гражданский оборот лицензиатом, а не самим истцом.

28 мая Суд по интеллектуальным правам (СИП) досрочно прекратил правовую охрану товарного знака АккУРАт / ACCURATE.

ООО «Домашняя Кухня» обратилось в СИП с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака АккУРАт / ACCURATE в отношении товаров 2-го и 3-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ) вследствие его неиспользования.

В обоснование заявленных исковых требований истец указал на то, что он является правообладателем словесного товарного знака «АккУРАтт», зарегистрированного в отношении товаров 16-го класса МКТУ и комбинированного товарного знака со словесным элементом «Аккурат», зарегистрированного в отношении товаров 1, 16-го и 17-го классов МКТУ.

Истец обратился в Роспатент с заявкой на регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения со словесным элементом «Аккурат» в отношении товаров 1, 2, 3, 6, 7, 9, 17-го классов МКТУ, по результатам рассмотрения которой Роспатентом было принято решение об отказе в государственной регистрации этого обозначения в качестве товарного знака ввиду его сходства до степени смешения с товарным знаком ответчика, который зарегистрирован в отношении однородных товаров 2-го и 3-го классов МКТУ.

ООО «Домашняя Кухня» отметило, что иными лицами как под его контролем как правообладателя, так и на основании лицензионного соглашения используются указанные товарные знаки для маркировки и введения в гражданский оборот таких товаров, как: наборы для восстановления эмали, моделирования из дерева, для ремонта (эпоксидный), для работ по дереву, для склеивания и ремонта изделий, ремонта изделий из пластика, ремонта изделий из кожи.

Кроме того, истец отметил, что принадлежащие ему товарные знаки используются им самим для продвижения изготавливаемой продукции в сети Интернет.

Также свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака в отношении товаров 2-го и 3-го классов МКТУ, перечисленных в исковом заявлении, ООО «Домашняя Кухня» обусловило выводами, изложенными во вступивших в силу судебных актах, согласно которым ООО «Домашняя Кухня» было признано лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны иного товарного знака предпринимателя в отношении однородных товаров 2-го и 3-го класса МКТУ.

Истец обратил внимание на то, что предприниматель обратился с иском о защите исключительного права на спорный товарный знак к лицам, использующим товарные знаки ООО «Домашняя Кухня» на основании лицензионного договора и с его согласия (ООО «Топ Продукт» и «ТОДИКО»). Решением Арбитражного суда города Москвы от 17.04.2018 соответствующие исковые требования удовлетворены частично.

Таким образом, по мнению ООО «Домашняя Кухня», регистрация за ответчиком оспариваемого товарного знака препятствует истцу в полноценном осуществлении предпринимательской деятельности в части использования сходного обозначения для маркировки однородных товаров.

Ответчик в отзыве не согласился с заявленными требованиями, полагая, что истцом в полной мере не доказано наличие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, в отношении товаров, указанных в исковом заявлении.

При этом предприниматель отметил, что представленные истцом в материалы дела доказательства свидетельствуют лишь о производстве и реализации однородных товаров 2-го и 3-го класса МКТУ, маркированных сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком обозначением, не самим истцом, а другими лицами, что, по мнению предпринимателя, не может являться подтверждением наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака по смыслу статьи 1486 ГК РФ. По мнению ответчика, факт использования данными лицами обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком ответчика, не может подтверждать заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика ввиду незаконности такого использования, установленного в рамках дела N А40-18476/2018.

Предприниматель указал, что сами по себе доказательства, представленные истцом в подтверждение его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, являются фиктивными, поскольку в материалы дела не представлено доказательств взаиморасчетов между сторонами по представленным договорам.

Кроме того, ответчик отметил, что истец, зная о принадлежности исключительного права на оспариваемый товарный знак ответчику, злоупотребляет своим правом, что запрещено статьей 10 ГК РФ, поскольку, подавая настоящее исковое заявление, не доказал наличие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака; не указал, какое право истца нарушается фактом регистрации этого товарного знака за ответчиком и каким образом факт досрочного прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака поспособствует восстановлению нарушенного имущественного права истца.

СИП удовлетворил заявленные требования, признав, что истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования.

Истцу принадлежат товарные знаки, сходные до степени смешения с оспариваемым знаком, которые используются по лицензионному договору. Тот факт, что маркируемые ими товары вводятся в гражданский оборот лицензиатом, а не самим истцом, не имеет значения, поскольку в этом случае у истца имеется интерес в исполнении лицензионного договора и получении вознаграждения, — отметил СИП.

Также, по мнению суда, о заинтересованности истца свидетельствует и то обстоятельство, что правообладатель оспариваемого знака предъявил иск к лицам, использующим товарный знак истца по данному делу. В результате суд запретил им вводить в гражданский оборот товары с обозначением, сходным до степени смешения с оспариваемым знаком, а также привлек их к имущественной ответственности.

С подробной информацией о ходе рассмотрения данного дела можно ознакомиться в соответствующей карточке дела в картотеке арбитражных дел.

Может быть интересно