Позиция президиума СИП: лицензирование отдельных видов деятельности учитывается при оценке вероятности смешения обозначений

26 марта президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) отменил вынесенное ранее судебное решение в части отказа в удовлетворении требования о признании незаконным решения Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку «БАНК АВЕРС» и направил дело в этой части на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

ООО Банк «Аверс» обратилось в СИП с заявлением о признании незаконным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на решение ведомства в части отказа в предоставлении правовой охраны комбинированному обозначению со словесным элементом «БАНК АВЕРС» в отношении услуг 36-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ).

СИП отказал в удовлетворении заявленных банком требований.  

Банк «Аверс», не согласившись с вынесенным решением, обратился в президиум СИП с кассационной жалобой, в обоснование которой указал на ошибочность вывода суда первой инстанции о сходстве до степени смешения спорного обозначения с противопоставленными знаками обслуживания.

Так, по мнению банка, в противопоставленном знаке обслуживания сочетание словесных элементов «АВЕРС» и «ЛОМБАРД» меняет смысловое значение обозначения, поскольку словесный элемент «ЛОМБАРД» указывает на деятельность ломбарда и подчеркивает, что владелец данного знака обслуживания не оказывает иных услуг, в том числе банковских.

В отношении второго противопоставленного знака обслуживания банк в кассационной жалобе указал, что словосочетание «группа компаний», являющееся одним из словесных элементов данного знака обслуживания, «не воспринимается населением как лицо, оказывающее как финансовые, так и банковские услуги». Заявитель кассационной жалобы указал, что, по его мнению, что под группой компаний понимается объединение юридических лиц, связанных отношениями значительного влияния и контроля, а банк — это отдельное юридическое лицо (не объединение), имеющее соответствующие лицензии на осуществление своей деятельности.

Таким образом, по мнению банка, противопоставленные знаки обслуживания ассоциируются у населения с конкретной услугой благодаря вспомогательным элементам, поясняющим род деятельности владельцев данных знаков обслуживания.

Кроме того, банк ссылался на наличие стилизованных изобразительных элементов у спорного обозначения и противопоставленных знаков обслуживания, которые усиливают различительную способность.

В кассационной жалобе банк также указал на необоснованность вывода суда первой инстанции об однородности услуг 36-го класса МКТУ, в отношении которых противопоставленные знаки обслуживания зарегистрированы и в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного на регистрацию обозначения.

По мнению банка, анализ однородности спорных услуг 36-го класса МКТУ в соответствии с положениями Методических рекомендаций № 198 ни судом первой инстанции, ни Роспатентом не проводился, при этом сделан формальный вывод о том, что все перечисленные услуги 36-го класса МКТУ являются финансовыми.

Банком также отмечено, что относящиеся к 36-му классу МКТУ услуги, в том числе банковские услуги, подлежат обязательному лицензированию (соответствующие лицензии имеются у банка), в то время как услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам обслуживания, не предусматривают лицензирование.

По мнению банка, вывод суда первой инстанции о том, что при оценке сходства обозначений и однородности товаров не учитывается территория, на которой товарные знаки используются, противоречит Методическим рекомендациям № 198, согласно которым во внимание принимаются и условия реализации товаров.

При этом банк ссылался на то, что выводы суда первой инстанции, содержащиеся в обжалуемом решении, нарушают единообразие судебной практики. Обосновывая данный довод, банк в кассационной жалобе приводит ряд судебных актов, в которых, как полагает банк, суды при рассмотрении судебных дел со схожими обстоятельствами приходили к противоположным выводам.

Помимо прочего, банк в кассационной жалобе отметил, что выводы суда первой инстанции об однородности всех услуг 36-го класса МКТУ ограничивают права банка на обращение к правообладателям противопоставленных знаков обслуживания с требованиями о досрочном прекращении правовой охраны данных знаков обслуживания в отношении части услуг, поскольку обжалуемое в рамках настоящего дела решение будет иметь преюдициальный характер в случае судебного разбирательства.

Заявитель кассационной жалобы также обратил внимание на то обстоятельство, что спорное обозначение по заявке содержит словесный элемент «АВЕРС», который используется для индивидуализации банка задолго до подачи заявки и заявок на предоставление правовой охраны противопоставленным знакам обслуживания. При этом право на фирменное наименование «общество с ограниченной ответственностью Банк «АВЕРС» возникло у банка по факту государственной регистрации  в 1990 году.

Как отметил банк, заявленное на регистрацию обозначение по своему колористическому решению сходно до степени смешения с товарным знаком банка, который использовался им ранее дат приоритета противопоставленных знаков обслуживания.

Также банк в кассационной жалобе ссылается на широкую известность обозначения «БАНК АВЕРС» в ассоциативной связи с ним.

Президиум СИП, направляя дело на новое рассмотрение, обратил внимание, что противопоставленные знаки не образуют серию. Поэтому вывод о вероятности смешения следовало делать по каждому из них отдельно.

В данном случае, как указал Президиум, тождественен один охраняемый элемент обозначений. А изобразительные и неохраняемые словесные элементы различны. Это может влиять на степень сходства обозначений.

При оценке вероятности смешения обозначений нужно учитывать и то обстоятельство, что ряд услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана спорному обозначению, подлежит лицензированию.

На вероятность смешения может влиять специфичность отдельных видов деятельности, специальная правоспособность субъектов, их осуществляющих, и ограничения на ведение ими другой деятельности.

С подробной информацией о ходе рассмотрения данного дела можно ознакомиться в соответствующей карточке дела в картотеке арбитражных дел.