СМИ «Вестник Национального бюро экспертизы интеллектуальной собственности»

Зарегистрированное средство массовой информации (свидетельство Роскомнадзора №ФС77-66781 от 08 августа 2016 г.)

Позиция СИП: импорт в Россию товаров из стран, не входящих в ЕАЭС, возможен только с согласия правообладателя

30 Мая 2018
Уникальный
медиа-проект
Новости
интеллектуальной
собственности
доступным языком
Нас уже
10 000

17 мая Суд по интеллектуальным (СИП)  отменил принятые ранее судебные акты об отказе в иске о защите исключительных прав на товарный знак «POLARIS», направив на новое рассмотрение.

Американская компания Polaris Industries Inc. в лице представителя АО «Брандт обратилась в арбитражный суд с иском к ООО «Равенол Руссланд» о запрете осуществления ввоза, предложения к продаже, продажи или иного введение в оборот на территории Российской Федерации, а также перевозки и хранения с этой целью товаров, изъятии их из оборота и уничтожении без компенсации.

Polaris Industries Inc.  является правообладателем исключительного права на словесный товарный знак «POLARIS», единственным уполномоченным импортером на территорию Российской Федерации товаров, маркированных названным товарным знаком, а также представителем правообладателя является АО «БРАНДТ».

Южный акцизный таможенный пост проинформировал представителя правообладателя о принятии им решения о приостановлении выпуска товаров, предоставленных ООО «Равенол Руссланд» к таможенному оформлению в связи с отсутствием у декларанта согласия правообладателя на ввоз товаров, маркированных товарным знаком «POLARIS».

В связи с этим истец направил в адрес ответчика претензию, в которой требовал прекратить незаконное использование товарного знака и введение в оборот на территории Российской Федерации, перевозку и хранение с этой целью спорных товаров, предоставленных к таможенному оформлению, а также просил выплатить компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 307 тысяч рублей.

В ответе на указанную претензию ответчик пояснил, что не имел намерений нарушать исключительное право компании, и выразил свое согласие на перечисление истцу 307 тысяч рублей компенсации, которую впоследствии перечислил.

Тем не менее, полагая, что деятельность общества по ввозу на территорию Российской Федерации товаров, маркированных принадлежащим компании товарным знаком, является нарушением его исключительных прав, истец обратился в суд с настоящим иском.

Арбитраж удовлетворил заявленные требования в полном объеме.

Однако суд апелляционной инстанции отменил это решение, приняв новый судебный акт об оставлении иска без удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции установил, что спорный товар был приобретён ответчиком на территории США у компании «Unitrans-Pra Co.», и отметил, что истец не представил доказательств того, что спорный товар являлся контрафактным, изначально изготовленным без разрешения компании.

Также суд апелляционной инстанции, анализируя дополнительные пояснения истца, пришел к выводу о том, что истец изменяет свою процессуальную позицию, так как ранее им не заявлялось о поддельности спорного товара, поскольку при обращении с иском компания не оспаривала тот факт, что спорный товар является оригинальным, легально приобретённым ответчиком на территории США.

Ввиду того, что компания не обратилась к суду апелляционной инстанции с ходатайством о назначении по делу судебной экспертизы, направленной на разрешение вопроса о наличии у спорного товара признаков контрафактности, на основании дополнительно представленных документов, а также учитывая добровольную уплату ответчиком истцу компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 307 тысяч рублей и отсутствие в материалах дела доказательств, свидетельствующих о ненадлежащем качестве товара, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что в удовлетворении заявленных требований следует отказать.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, истец  обратился в СИП с кассационной жалобой, в обоснование которой отметил, что суд апелляционной инстанции не дал правовой оценки доводам представителя истца о том, что спорный товар был ввезен ответчиком на территорию Российской Федерации без согласия правообладателя, а также указал, что суд апелляционной инстанции не мотивировал в своем постановлении отмену решения суда первой инстанции в части запрета осуществления ввоза, предложения к продаже, продажу или иное введение в оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку и хранение с этой целью спорных товаров, а следовательно, суд не может отказать в применении к нарушителю лишь одной из мер ответственности, указанных в статье 1252 ГК РФ, поскольку такое правило законом прямо не установлено.

Также, по мнению компании, вывод суда апелляционной инстанции о том, что исковые требования не подлежат удовлетворению, поскольку спорный товар был легально введен в оборот на территории иностранного государства, противоречит статье 1487 ГК РФ, а также правовой позиции, изложенной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.02.2018 N 8-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой ООО «ПАГ», ввиду того, что в названном постановлении КС РФ дал разъяснение, согласно которому статья 1487 ГК РФ предусматривает национальный режим исчерпания исключительного права, тогда как региональный принцип исчерпания исключительного права предусмотрен только для стран-членов ЕАЭС, а следовательно, импорт на территорию Российской Федерации товаров из других иностранных государств, не являющихся членами ЕАЭС, возможен только с согласия правообладателя.

В дополнении к кассационной жалобе истец отметил, что в постановлении от 13.02.2018 N 8-П КС РФ указал, что товары, ввезенные на территорию Российской Федерации без согласия правообладателя, могут быть изъяты и уничтожены лишь в случае установления их ненадлежащего качества и (или) для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей, а следовательно, по мнению заявителя кассационной жалобы, в настоящем споре следовало установить, являлись ли спорные товары товарами ненадлежащего качества, что было оставлено судом апелляционной инстанции без внимания.

СИП, направляя дело на новое рассмотрение, подчеркнул, что именно ответчик должен подтвердить, что товар правомерно введен им в гражданский оборот в России. Истец же не обязан доказывать, что товар контрафактный.

СИП также отметил, что ГК РФ предусматривает национальный режим исчерпания исключительного права на товарный знак. В силу него не является нарушением использование товарного знака в отношении товаров, которые введены в гражданский оборот в России самим правообладателем или с его согласия. Региональный принцип исчерпания исключительного права установлен только для государств — членов ЕАЭС. Поэтому импорт в Россию товаров из стран, не входящих в ЕАЭС, возможен только с согласия правообладателя, в противном случае имеет место нарушение исключительного права на товарный знак.

С подробной информацией о ходе рассмотрения данного дела можно ознакомиться в соответствующей карточке дела в картотеке арбитражных дел.

Может быть интересно