Определение факта использования изобретения в продукции

6 декабря Суд по интеллектуальным правам (СИП) РФ отменил принятые ранее решения в части отказа в удовлетворении иска о защите исключительного права на изобретение и удовлетворении встречного иска о защите деловой репутации и дело в указанной части направил на новое рассмотрение.

Компания «Champion Door Oy» обратилась в арбитражный суд с иском к ООО «Невские Мастера» о запрете осуществлять без своего согласия использование товарного знака, а также обозначений, сходных с ним до степени смешения, а также использовать без согласия истца принадлежащее ему изобретение.

Истец является обладателем патента на изобретение «Подъемный механизм и подъемная дверь, снабженная этим механизмом», а также правообладателем товарного знака, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 06, 19, 37, 40 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ).

В обоснование исковых требований истец ссылался на то, что ответчик неправомерно производит и вводит в гражданский оборот подъемные ангарные ворота, содержащие техническое решение по патенту истца, а также неправомерно использует при осуществлении этой деятельности товарный знак истца.

Ответчик, в свою очередь, ссылаясь на направление компанией в адрес контрагентов общества писем, содержащих порочащие деловую репутацию сведения, подал встречный иск о защите деловой репутации.

Арбитражный суд отказал в удовлетворении первоначальных исковых требований, удовлетворив встречные исковые требования в полном объеме.

Отказывая в удовлетворении первоначального иска, суд первой инстанции исходил из недоказанности материалами дела нарушения ответчиком исключительного права истца на изобретение. При этом суд основывался на выводах, содержащихся в заключении назначенной по настоящему делу судебной экспертизы, о том, что в продукции, представленной на экспертизу — подъемных воротах, установленных ответчиком, использованы не все признаки независимого пункта 1 формулы изобретения, содержащейся в патенте истца.

В отношении требования, касающегося защиты исключительного права на товарный знак, суд указал на невозможность бесспорного установления из представленных истцом копий документов факта незаконного использования ответчиком товарного знака истца.

В то же время суд первой инстанции посчитал обоснованными встречные исковые требования, удовлетворив встречный иск: суд признал сведения, изложенные в информационном письме истца, не соответствующими действительности, обязав компанию «Champion Door Oy» направить письмо с опровержением сведений, порочащих деловую репутацию ответчика и разместить на своем интернет-сайте резолютивную часть решения суда в течение 10 дней с момента вступления его в законную силу.

Это решение арбитража поддержал суд апелляционной инстанции.

Не согласившись с принятыми судебными актами, истец обратился в СИП с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неполное выяснение судами имеющих значение для дела обстоятельств, неправильное применение норм материального права и нарушение норм процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просил решение и постановление отменить и принять по делу новый судебный акт. Также в кассационной жалобе истец просил назначить повторную экспертизу по делу или поручить суду первой инстанции назначение экспертизы.

В обоснование кассационной жалобы истец указал на неправомерный отказ судов в удовлетворении ходатайства о проведении повторной экспертизы. Отмечает, что судами не дана оценка доводам, приводимым истцом в обоснование данного ходатайства.

Истец, в частности, обратил внимание на то, что экспертом не проведен сопоставительный анализ независимого пункта 5 формулы патента с признаками, присущими продукту, производимому ответчиком.

Также истец ссылался на то, что при рассмотрении его требования о защите права на товарный знак суды не дали оценку факту размещения ответчиком спорного товарного знака на своем интернет-сайте.

СИП, удовлетворяя кассационную жалобу, указал, что для определения того, использовано ли запатентованное изобретение в продукции предполагаемого нарушителя исключительного права, следует выяснить, содержит ли продукт все признаки независимых пунктов формулы изобретения. Т. е. необходимо сопоставить каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы, с признаками, выявленными в продукте.

В спорном же случае, как отметил СИП, анализировались признаки только одного из двух независимых пунктов формулы. Поэтому вывод о неиспользовании изобретения истца в продукции ответчика является необоснованным.

Более того, при сопоставлении учитываются не только признаки, непосредственно отраженные в формуле изобретения, но и эквивалентные им (при соблюдении названных в ГК РФ условий).

Таким образом, СИП пришел к выводу, что суды нижестоящих инстанций не обеспечили полноту исследования всех существенных обстоятельств и доказательств по делу, в связи с чем их выводы нельзя признать законными.

С подробной информацией о ходе рассмотрения данного дела можно ознакомиться в соответствующей карточке дела в картотеке арбитражных дел.