СМИ «Вестник Национального бюро экспертизы интеллектуальной собственности»

Зарегистрированное средство массовой информации (свидетельство Роскомнадзора №ФС77-66781 от 08 августа 2016 г.)

Обзор актуальной практики правовых разграничений статуса контрафактного и параллельно импортируемого товара

28 Ноября 2022
Уникальный
медиа-проект
Новости
интеллектуальной
собственности
доступным языком
Нас уже
10 000

Контрафакт и параллельный импорт: обзор позиций Суда по интеллектуальным правам


Уже больше полугода действует Постановление Правительства РФ от 29 марта 2022 года № 506 «О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы», вводящее параллельный импорт как новый правовой инструмент.

Следующий за ним Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 19 апреля 2022 года № 1532 «Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия», включает широкий перечень товарных знаков, особенно в части автотранспортных средств.

Стоит отметить, что не подлежащие применению положения п.6 ст.1359 и ст. 1487 ГК РФ указывают на отсутствие нарушения в случае законного ввода товаров в оборот самим правообладателем или путем получения его разрешения. Буквальное толкование закона в данном случае имеет реверсивный характер: неприменение этих положений означает отсутствие нарушения исключительного права в случае введения товаров в оборот третьими лицами без согласия правообладателя.

Это создает опасную близость понятия «параллельно импортируемый товар» и «контрафактный товар». Так, согласно п.1 ст.1515 ГК РФ контрафактным является любой товар, на котором незаконно размещен товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение – указанные выше положения о параллельном импорте таким образом исключают его как «незаконное действие». Однако это не меняет правовой природы таких действий, в связи с чем интересна позиция Конституционного Суда России.

В своем Постановлении от 13 февраля 2018 года № 8-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «ПАГ», суд отмечает, что, «очевидна и разница в степени угрозы для законного оборота, степени общественной опасности использования потребителями товаров, контрафактных в силу поддельного происхождения, и товаров, признаваемых таковыми исключительно в силу их ввоза в страну неуполномоченным импортером».

Таким образом, еще до создания юридического водораздела между «контрафактом» по смыслу ст.1515 и действиями по «параллельному импорту» как процессу незаконного ввода товаров в гражданский оборот, Конституционный Суд разделял эти два нарушения по их природе.

В связи с этим текущая практика Суда по интеллектуальным правам является крайне актуальной. К ноябрю 2022 года Суд успел рассмотреть несколько споров, связанных с разграничением вида нарушения прав, возникающих при параллельном импорте и при ввозе контрафакта.

Так, в Постановлении от 27 апреля 2022 года, по одному из первых дел, связанных с этим вопросом, (№ А40-84838/2021), СИП сформулировал следующую позицию: «спорный товар признан судами контрафактным, поскольку не был произведен и маркирован правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации (…), что исключает возможность применения в данном случае законодательства, регулирующего параллельный импорт (параллельный импорт – это ввоз на территорию Российской Федерации без согласия правообладателей оригинальных иностранных товаров, которые введены в гражданский оборот за рубежом)».

Таким образом, параллельный импорт возможен только для иностранных товаров. С учетом вышеизложенного, это подтверждающая позиция, однако статус товара как иностранного теоретически может не зависеть от страны, в которой зарегистрирован товарный знак. Так, возможна ситуация правовой охраны тождественного обозначения в нескольких государствах путем получения отдельных товарных знаков через подачу национальных заявок. «Иностранный» характер товара может быть не связан с фактом наличия у правообладателя товарного знака на территории России для данного товара, а скорее определяется местом введения товара в гражданский оборот.

В Постановлении по делу № А73-7537/2018 от 09 июня 2022 года СИП указал: «так, судами (первой и второй инстанции) не учтено, что применительно к спорам о, так называемом, параллельном импорте, неправомерное использование товарного знака состоит не в незаконном нанесении товарных знаков на неоригинальную (поддельную) продукцию правообладателя, а в ввозе на территорию Российской Федерации без разрешения такого правообладателя товаров, правомерно маркированных соответствующими средствами индивидуализации в стране, в которой они произведены».

Эта позиция соответствует Постановлению Конституционного Суда, разделяя контрафакт и параллельный импорт как создание вещей (поддельных экземпляров) имитирующих товары правообладателя с помощью использования товарных знаков – что является сутью «контрафакта» и действиями по торговле вещами, правомерно содержащими товарные знаки правообладателя – в силу их создания под другой юрисдикцией.

По ряду других дел (№ А52-5048/2021, № А56-86475/2021, № А43-41917/2021) СИП придерживался общей позиции: «установление судами при рассмотрении дел, касающихся импорта товаров, юридического статуса ввезенных товаров (введены ли они в гражданский оборот ранее самим правообладателем на территории другого государства (параллельный импорт) либо являются контрафактными, маркировка товарного знака на которые нанесена без согласия правообладателя), является существенным для правильного разрешения настоящего дела».

Интересное дополнение содержится в Постановлении по делу № А21-7187/2021 от 15 июня 2022 года: «в случае ввоза сложной вещи, в состав которой входит вещь, ввоз которой образует нарушение исключительного права, нарушением считается ввоз именно сложного комплектного товара. Следовательно, защита права может быть осуществлена в отношении такого товара в целом. Иное толкование означало бы правовую неопределенность, позволяющую легализовать ввоз контрафактных товаров (поддельных либо параллельно импортируемых) посредством ввоза их в комплекте с иными товарами, ввозимыми легально».

Последнее дело, рассмотренное СИПом в данной категории, это дело № А33-27920/2021, которое содержит следующую позицию: «спорный товар признан судами контрафактным, поскольку не был произведен и маркирован правообладателем спорного товарного знака, что исключает возможность применения в данном случае законодательства, регулирующего параллельный импорт (параллельный импорт — это ввоз на территорию 10 Российской Федерации без согласия правообладателей оригинальных иностранных товаров, которые введены в гражданский оборот за рубежом)».

Анализ указанной судебной практики и нормативных документов позволяет говорить о следующих актуальных признаках отличий между контрафактом и параллельным импортом:

  1. Контрафактный товар не был создан самим правообладателем, под его контролем или с его разрешения.
  2. Размещение на контрафактном товаре спорных товарных знаков осуществлялось третьими лицами, не имеющими разрешения или согласия правообладателя.
  3. Фактически, до момента выявления указанного товара в гражданском товарообороте правообладатель не имеет возможности узнать о его существовании.

Параллельный импорт же отличается следующими признаками:

  1. Товар был введен в гражданский оборот за пределами территории России.
  2. Правообладатель знает о существовании этого товара, произвел его или дал согласие на его производство.
  3. Товар был поставлен в Россию без согласия правообладателя.

Эта разница выражается в различных правовых подходах: нарушении исключительного права путем незаконной маркировки товаров чужим товарным знаком, или же действии по ввозу законно маркированного товара на территорию без согласия правообладателя.

Может быть интересно