Позиция СИП: при досрочном прекращении правовой охраны товарного знака не принимаются во внимание другие, даже сходные, обозначения

СИП удовлетворил требования датской табачной компании, досрочно прекратив правовую охрану товарных знаков британского производителя.

11 июля Суд по интеллектуальным правам (СИП) досрочно прекратил правовую охрану товарных знаков со словесным элементом «PRINCE», принадлежащих британскому производителю табачных изделий.

Датская компания HOUSE OF PRINCE A/S обратилась в СИП с исковым заявлением к INNOVATION TOBACCO COMPANY LTD. (Великобритания) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков.

Исковое заявление мотивировано тем, что истец является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков в отношении товаров 34-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ), для которых они зарегистрированы, поскольку занимается коммерческой деятельностью, связанной с производством табачной продукции на своей фабрике в Дании, сбытом которой занимается по всему миру, имеет серию товарных знаков, зарегистрированных в отношении однородных товаров на территории Евросоюза, и сходных до степени смешения с товарными знаками истца.

Также истец указал, что может производить табачную продукцию через аффилированное с ним лицо – АО «Бритиш Американ Тобакко-Спб», которое занимается производством табачной продукции на территории Российской Федерации с 1995 года, и фабрики которой расположены в Санкт-Петербурге и городе Саратов.

Кроме этого, истец указывает, что для индивидуализации своей деятельности в августе 2016 года в Роспатент им была направлена заявка на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «PRINCE» в качестве товарного знака в отношении товаров 34-го класса МКТУ, которые являются однородными товарам оспариваемых регистраций.

Однако Роспатент отказал HOUSE OF PRINCE A/S в регистрации товарного знака в отношении всех товаров 34-го класса МКТУ по причине его сходства до степени смешения в отношении однородных товаров с товарным знаком ответчика.

Истец отмечает, что он заинтересован в регистрации заявленного обозначения, сходного до степени смешения с оспариваемыми товарными знаками, поскольку намерен использовать его в целях индивидуализации собственных товаров, а поскольку спорные товарные знаки, по мнению истца, в отношении товаров 34-го класса МКТУ ответчиком не используются, истец просит досрочно прекратить их правовую охрану.

Ответчик против удовлетворения заявленных истцом требований возражал, указав, что спорные товарные знаки в установленном законом порядке используются как им самим, так и лицензиатами, с согласия и под контролем правообладателя, которые осуществляют производство и поставку табачной продукции, в том числе на территорию Российской Федерации.

Британская компания считает, что представленные ею в материалы дела документы подтверждают факт использования спорных товарных знаков в отношении товаров 34-го класса МКТУ, а также свидетельствуют о значительном объеме производства продукции в длительный период.

Кроме того, по мнению ответчика, истец не доказал надлежащим образом факт своей заинтересованности в прекращении правовой охраны товарных знаков, принадлежащих ответчику.

Ответчик полагает, что действия истца, выразившиеся в подаче искового заявления, являются актом недобросовестной конкуренции с целью извлечения необоснованных преимуществ, поскольку с учетом высокой степени сходства обозначений, используемых истцом и ответчиком, потребители будут вводиться в заблуждение.

СИП удовлетворил заявленные датской компанией требования и прекратил досрочно правовую охрану спорных товарных знаков.

Как отметил суд, при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака учитывается его использование только в том виде, в котором он зарегистрирован, или с изменениями, не меняющими его существа. Т. е. когда потребители продолжают считать обозначение тем же товарным знаком.

Использование иных обозначений, даже если они сходны с товарным знаком до степени смешения, не принимается во внимание.

С подробной информацией о ходе рассмотрения данного дела можно ознакомиться в соответствующей карточке дела в картотеке арбитражных дел.