Позиция СИП: указание в закупочной документации требований к производителю не является требованием к товарному знаку

СИП отклонил кассационную жалобу компании «Big Kaiser AG» на судебные акты, которыми было отказано в удовлетворении иска о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

30 июля Суд по интеллектуальным правам (СИП) оставил без изменения принятые ранее судебные акты об отказе в иске о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на использование товарных знаков «Kaiser» и «Big Kaiser».

АО Биг Кайзер Прецизионсверкцойге («Big Kaiser AG») обратилось в столичный арбитражный суд с иском о взыскании с ООО «ИТЦ-ПРО» компенсации за нарушение исключительных прав на использование товарных знаков «Kaiser» и «Big Kaiser» в размере около 850 тысяч рублей.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарных знаков «KAISER» и «BIG KAISER».

По мнению компании «Big Kaiser AG», нарушение ответчиком прав истца на указанные товарные знаки выразилось в подаче заявки на участие в запросе котировок в электронной форме на поставку инструмента и технологической оснастки производства компании «BIG KAISER» для высокопроизводительного оборудования, организованном третьим лицом.

Арбитражный суд отказал в удовлетворении иска, указав на то, что факт подачи ответчиком заявки на участие в закупке не свидетельствует о нарушении прав истца, поскольку свидетельствует лишь о намерении поставить в будущем товар, соответствующий определенным характеристикам, установленным заказчиком (покупателем). На момент размещения заявки самого товара не было в наличии, и у правообладателя отсутствуют правовые основания утверждать, что в момент подачи заявки ответчик предлагал товар, незаконно находящийся в обороте на территории Российской Федерации. При этом в самой заявке обозначение, сходное с товарными знаками истца, также не используется.

Кроме того, суд первой инстанции со ссылкой на обстоятельства, установленные решением Арбитражного суда города Москвы от 19.09.2017 по делу N А40-109432/17-12-593, обратил внимание на то, что правовая охрана товарному знаку «BIG KAISER» на территории Российской Федерации предоставлена на основании решения Роспатента, датированного 01.03.2017. Публикация сведений о предоставлении правовой охраны этому товарному знаку на территории Российской Федерации произведена в июне 2017 года, тогда как заявка на участие в закупке подана ответчиком  в декабре 2016 года.

Суд апелляционной инстанции оставил решение арбитража без изменения, согласившись с тем, что истцом не доказан факт нарушения его исключительных прав действиями ответчика, отметив, однако, что судом первой инстанции неправильно определена дата правовой охраны указанного товарного знака. Так, по мнению суда апелляционной инстанции, такой датой следует считать 31.03.2016 — дату внесения записи в международный реестр о территориальном расширении охраны товарного знака на территории Российской Федерации и уведомления об этом соответствующего ведомства Российской Федерации.

Не согласившись с принятыми судебными актами, компания «Big Kaiser AG» обратилась в СИП с кассационной жалобой, в которой, указала, что судами нижестоящих инстанций допущены следующие нарушения:

— вывод об отсутствии самого факта незаконного использования товарного знака сделан при неправильном определении обстоятельств, имеющих значение для разрешения дела, и неправильном истолковании положений закона о способах использования товарного знака (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ), вследствие чего неверно применены нормы материального права;

— неправильно применены нормы материального права о порядке определения однородности предложенных ответчиком к продаже товаров с товарами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца;

— вывод о том, что ответчиком в соответствии с документацией о закупке, размещенной на электронной торговой площадке, словосочетание «BIG KAISER» использовано не в качестве товарного знака, а в качестве наименования производителя товара, сделан при неправильном истолковании положений закона о фирменном наименовании и товарном знаке.

СИП отклонил кассационную жалобу, согласившись с выводом нижестоящих судов, что подача ответчиком заявки на участие в закупке не означает, что права компании нарушены, но свидетельствует лишь о намерении поставить в будущем товар, соответствующий характеристикам, установленным заказчиком (покупателем).

На момент размещения заявки самого товара не было в наличии. Следовательно, нет оснований утверждать, что общество предлагало товар, незаконно находящийся в обороте на территории России. В самой заявке при этом обозначение, сходное с товарными знаками компании, также не используется.

СИП также отметил, что указание в закупочной документации требований к фирме-производителю не может расцениваться как указание на требование к товарному знаку.

С подробной информацией о ходе рассмотрения данного дела можно ознакомиться в соответствующей карточке дела в картотеке арбитражных дел.