Позиция СИП: администратор доменного имени несет риск убытков, связанных с незаконным использованием товарного знака

26 сентября Суда по интеллектуальным правам (СИП) направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции дело о защите исключительного права на товарный знак «Эстетика».  

ООО «Технология» (ранее – ООО «Эстетика») обратилось в арбитражный суд с иском о запрете ООО «Клиника Голицыно» использовать товарный знак «Эстетика» и сходные с ним до степени смешения обозначения в отношении услуг 40-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ) «услуги зубных техников» и 44-го класса МКТУ «помощь зубоврачебная», а также услуг, однородных им.

ООО «Эстетика» в 2005 году подало в Роспатент заявку на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «Эстетика». Товарный знак был зарегистрирован Роспатентом 11.06.2008 с датой приоритета от 09.12.2005 в отношении услуг «услуги зубных техников», «помощь зубоврачебная» 40-го и 44-го класса МКТУ.

Поводом для обращения истца в суд стало использование ответчиком на сайте  https://www.esteticadental.ru/ обозначения, содержащего словесный элемент «Эстетика Дентал» в названии стоматологического центра, а также в доменном имени, которое, по мнению истца, сходно со спорным товарным знаком.

Истец пришел к выводу о том, что ответчик на указанном сайте предлагает услуги 40, 44-го класса МКТУ, в том числе услуги «зубоврачебная помощь» и «услуги зубных техников» с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

Судами установлено, что Интернет сайт: http://nic.ru, домен https://www.esteticadental.ru/ зарегистрирован 22.04.2011; домен https://www.golitsinodent.ru/ зарегистрирован 21.04.2008. Администратором данных сайтов являются частные лица.

Также для проверки факта представления ответчиком услуг с использованием обозначения «ЭСТЕТИКА» истцом была осуществлена контрольная закупка и в качестве доказательств получен ряд документов с обозначением «Эстетика Дентал».

Истец направил ответчику претензию с требованиями прекратить незаконное использование обозначения «Эстетика». Оставление ответчиком претензии без удовлетворения, послужило основанием для обращения истца с требованиями в арбитражный суд.

Арбитраж отказал в удовлетворении иска. Апелляция поддержала это решение.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды исходили из того, что товарный знак истца и коммерческое обозначение, принадлежащее ответчику, не являются тождественными или сходными до степени смешения, а владельцами доменных имен в сети Интернет являются физические лица.

Истец, не согласившись с выводами судов, обратился с кассационной жалобой, в обоснование которой указал, что судами не дана правовая оценка протоколу осмотра сайта, фотографиям входной группы, копиям лицензий, договору на оказание стоматологических услуг, плану лечения, протоколу осмотра страницы клиники в социальной сети «Инстраграм».

По мнению истца, обозначение «Часто улыбка и есть главное!» используется ответчиком отдельно от обозначения «Эстетика Дентал» и не может влиять на степень смешения обозначений, используемых ответчиком с товарным знаком истца.

Как отметил заявитель кассационной жалобы, судами также не принято во внимание разъяснение, изложенное в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 N 2050/13, согласно которому для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Истец также указал, что судами не дана оценка доводу и не исследованы представленные в его обоснование доказательства о том, что словесный элемент «Эстетика» в обозначении, используемом ответчиком, является доминирующим, а словесный элемент «Дентал» — слабым.

СИП, направляя дело на новое рассмотрение, отметил следующее.

За выбор доменного имени отвечает его администратор. Если в доменном имени незаконно используется товарный знак, то администратор не может снять с себя ответственность за это и/или переложить ее на другое лицо. Он также несет риск убытков, связанных с подобными нарушениями.

В рассматриваемом деле суды не выяснили, кто именно администратор спорных доменов, как он связан с ответчиком, необходимо ли привлекать его к участию в деле.  

С подробной информацией о ходе рассмотрения данного дела можно ознакомиться в соответствующей карточке дела в картотеке арбитражных дел.