Позиция СИП: если серия товарных знаков охраняет одно обозначение, то используются оба знака одновременно

26 октября Суд по интеллектуальным правам (СИП) оставил без изменений принятые по делу судебные решения об отказе в иске о защите исключительных прав на товарные знаки со словесным элементом «Наследие».

ООО Юридическое агентство «НАСЛЕДИЕ» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к ООО «АЭРОСЕРВИС»  защите исключительных прав на товарный знак «Наследие» и взыскании компенсации в размере 6 млн. рублей.

Истец также требовал признать использование ответчиком словесного обозначения «Наследие» нарушением исключительных прав истца на товарный знак «Наследие квартал на Преображенской» и товарный знак «Наследие», запретить ответчику использовать словесное обозначение «Наследие» при выполнении работ или оказании услуг; обязать ответчика удалить спорный товарный знак или сходное с ним до степени смешения словесное обозначение с материалов, которыми сопровождается строительство и реализация помещений Жилого дома «Наследие», в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Арбитражный суд отказал в удовлетворении исковых требований.

Суд апелляционной инстанции оставил это решение арбитража без изменения.

Истец обратился в СИП с кассационной жалобой, в которой, в частности, не согласился с выводами судов о злоупотреблении им правом путем подачи настоящего иска ввиду отсутствия в материалах дела доказательств использования товарных знаков, в защиту которых был предъявлен иск, самим правообладателем.

При этом заявитель кассационной жалобы отметил, что им в материалы дела было представлено лицензионное соглашение, которое, по его мнению, в силу положений статьи 1489 ГК РФ подтверждает факт использования им спорных товарных знаков в своей деятельности. Кроме того, истец отметил, что самим ответчиком были представлены распечатки с сайта агентства, из которых усматривается использование словесного элемента «Наследие».

Помимо прочего, заявитель указал на незаконность вывода суда апелляционной инстанции о том, что с учетом места нахождения истца и ответчика нельзя признать совпадающей территориальную сферу деятельности данных организаций, а также рынки их деятельности.

Так, ссылаясь на положения статей 1229, 1233 ГК РФ, заявитель указал, что использование исключительных прав на товарные знаки недопустимо без соответствующих на то законных оснований, вне зависимости от места осуществления деятельности с использованием этих знаков (отсутствие территориальных границ).

СИП отказал в удовлетворении кассационной жалобы, указав, что предъявление правообладателем иска в защиту товарного знака, который им не используется, свидетельствует о злоупотреблении правом. А это, в свою очередь, влечет отказ в судебной защите.

В ситуации, когда истцу принадлежит серия товарных знаков, объединенных общим словесным элементом, как подчеркнул СИП, следует учитывать, что использованием товарного знака считается его использование с изменением отдельных элементов, не меняющим его существа и не ограничивающим предоставленную ему охрану.

Если разными товарными знаками, образующими серию, охраняется один и тот же словесный элемент, то использование правообладателем такого обозначения может свидетельствовать об использовании обоих товарных знаков одновременно.

С подробной информацией о ходе рассмотрения данного дела можно ознакомиться в соответствующей карточке дела в картотеке арбитражных дел.