Роспатент сохранил охрану двух товарных знаков «Домовёнок Кузька» благодаря ранее выданному согласию

Роспатент отказал в удовлетворении двух возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам «Домовёнок Кузька» и оставил в силе правовую охрану знаков по свидетельствам № 1087859 и № 351571.

При рассмотрении возражений интересы правообладателя представляли ведущий юрист Национального бюро экспертизы интеллектуальной собственности Оленичев Иван Павлович и юрист ООО «Новые технологии» Горенков Дмитрий Эдуардович.

Суть спора

Спор касался двух товарных знаков со словесными элементами «Домовёнок Кузька».

Первый знак по свидетельству № 351571 был зарегистрирован 2 июня 2008 года на имя ООО «Стрекоза-Пресс» в отношении товаров и услуг 03, 05, 08, 11, 16, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 37, 41, 43 классов МКТУ. В 2017 году Роспатент зарегистрировал переход исключительного права на этот товарный знак к ООО «Новые технологии».

Второй знак по свидетельству № 1087859 был зарегистрирован 19 февраля 2025 года на имя ООО «Новые технологии» в отношении товаров 03, 16, 25, 28, 29, 30, 32 классов МКТУ.

Оба возражения были поданы Александровой Г.В. В них заявитель ссылался на то, что обозначение «Домовёнок Кузька» представляет собой название известного литературного произведения и имя персонажа произведений Александровой Т.И. По мнению заявителя, регистрация спорных товарных знаков была произведена без согласия правообладателя авторских прав и могла вводить потребителей в заблуждение.

Что требовал заявитель

По каждому из двух возражений Александрова Г.В. просила признать предоставление правовой охраны товарному знаку недействительным полностью.

В отношении товарного знака № 1087859 возражение было основано на п. 9 и подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ: заявитель указывал на отсутствие согласия правообладателя произведения и на возможное введение потребителей в заблуждение.

В отношении товарного знака № 351571 применялись нормы законодательства, действовавшие на дату подачи заявки: п. 3 ст. 7 и п. 3 ст. 6 Закона РФ № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». По существу доводы также сводились к отсутствию согласия правообладателя произведения и к возможному введению потребителей в заблуждение.

Позиция правообладателя и работа НБЭИС

Позиция правообладателя строилась на том, что регистрация товарных знаков и последующее распоряжение исключительными правами на них имели правовую основу, а доводы о регистрации без согласия правообладателей произведения не подтверждают наличие оснований для аннулирования охраны.

По знаку № 351571 ключевое значение имел нотариально удостоверенный договор от 17 октября 2006 года, заключённый между Александровой Г.В., действовавшей от имени наследников автора, и ООО «Стрекоза-Пресс». В позиции правообладателя было показано, что этот договор содержал согласие на регистрацию и использование обозначения «Домовёнок Кузька» в качестве товарного знака.

Отдельно было обосновано, что последующее отчуждение исключительного права в пользу ООО «Новые технологии» являлось распоряжением правом на уже зарегистрированный товарный знак. После выражения согласия на регистрацию обозначение получило самостоятельную правовую охрану как товарный знак, а последующая передача исключительного права на него не означала новой регистрации обозначения и не требовала повторного согласия наследников автора.

По знаку № 1087859 позиция была иной: правообладатель указывал, что регистрация нового словесного знака была связана с уже существующей цепочкой прав на бренд «Домовёнок Кузька» и с правами на ранее зарегистрированный товарный знак № 351571. Также было заявлено, что спор о принадлежности авторских прав и квалификации договоров о передаче прав не может разрешаться Роспатентом в административном порядке и относится к компетенции суда.

Специалисты НБЭИС помогли выстроить позицию по двум направлениям: по более раннему товарному знаку – показать наличие согласия наследников автора на регистрацию обозначения и допустимость последующего распоряжения товарным знаком, а по новому товарному знаку – обосновать, что административный орган не должен подменять суд при разрешении спора о принадлежности авторских прав и оценке гражданско-правовых договоров, если такой спор выходит за пределы процедуры рассмотрения возражения.

Как Роспатент оценил доводы

По товарному знаку № 351571 Роспатент согласился с ключевыми доводами правообладателя.

Коллегия установила, что знак является словесным и состоит из словесных элементов «Домовёнок КУЗЬКА», выполненных оригинальным шрифтом. Роспатент указал, что оформление товарного знака является способом визуализации разрешённых слов и не противоречит сути согласия, выраженного в договоре.

Роспатент также отметил, что наследники автора выразили волю на регистрацию обозначения «Домовёнок Кузька» в качестве товарного знака. После регистрации товарного знака последующее отчуждение прав на него являлось правомочием правообладателя и не было запрещено договором.

В результате Роспатент пришёл к выводу, что оснований для признания знака № 351571 не соответствующим п. 3 ст. 7 Закона РФ № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» нет. Довод о введении потребителей в заблуждение также был признан необоснованным.

По товарному знаку № 1087859 Роспатент указал, что между сторонами фактически возник спор о принадлежности прав на произведение «Домовёнок Кузька» и о квалификации договоров о передаче прав. Такой спор относится к компетенции суда, а не административного органа.

Роспатент также не нашёл оснований для вывода о несоответствии регистрации требованиям подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ, то есть о способности товарного знака вводить потребителей в заблуждение.

Почему это важно для практики

Особенность этого дела в том, что решающее значение имело ранее предоставленное согласие на регистрацию обозначения «Домовёнок Кузька» в качестве товарного знака.

В спорах о товарных знаках, воспроизводящих названия произведений или имена персонажей, сама по себе известность произведения ещё не означает автоматического запрета на регистрацию. Ключевой вопрос – была ли выражена воля правообладателя произведения или его правопреемников на такую регистрацию.

По более раннему товарному знаку № 351571 Роспатент принял во внимание, что наследники автора выразили согласие на регистрацию обозначения «Домовёнок Кузька» в качестве товарного знака. После регистрации товарного знака последующее отчуждение прав на него являлось правомочием правообладателя и не было запрещено договором.