НБЭИС помогло добиться аннулирования товарного знака «OXERRA»

Роспатент признал предоставление правовой охраны товарному знаку «OXERRA» по свидетельству РФ № 1053435 недействительным полностью. Итоговый результат был достигнут сразу по двум направлениям: по возражению ООО «Нортекс» и ООО «Нортекс-Юг», основанному на решениях ФАС о недобросовестной конкуренции, и по самостоятельному возражению OXERRA HONG KONG LIMITED, рассмотренному Роспатентом по основаниям, предусмотренным п. 8 и п. 9 ст. 1483 ГК РФ.

По самостоятельному возражению OXERRA HONG KONG LIMITED в Роспатенте интересы заявителя представлял вице-президент – главный эксперт НБЭИС, к.ю.н. Зимин Владимир Андреевич.

Суть спора

Товарный знак «OXERRA» по свидетельству РФ № 1053435 был зарегистрирован 1 октября 2024 года на имя ООО «Мирон Групп» в отношении товаров и услуг 01, 02 и 35 классов МКТУ. Приоритет товарного знака был установлен по дате подачи заявки – 5 февраля 2024 года.

Спор возник из-за того, что обозначение «OXERRA» ранее использовалось в связи с деятельностью OXERRA HONG KONG LIMITED и поставками химического сырья, в первую очередь железо-окисных пигментов, на российский рынок через ООО «Нортекс» и ООО «Нортекс-Юг».

Ранее Краснодарское УФАС России по заявлению ООО «Нортекс» и ООО «Нортекс-Юг» признало действия ООО «Мирон Групп» по приобретению исключительного права на товарный знак «OXERRA» актом недобросовестной конкуренции. Апелляционная коллегия ФАС России оставила жалобу ООО «Мирон Групп» без удовлетворения, подтвердив выводы территориального антимонопольного органа.

После этого спор перешёл в Роспатент: правовая охрана товарного знака была оспорена как по линии последствий антимонопольного решения, так и по самостоятельному возражению OXERRA HONG KONG LIMITED.

Что требовали заявители

ООО «Нортекс» и ООО «Нортекс-Юг» просили признать предоставление правовой охраны товарному знаку № 1053435 недействительным полностью в связи с тем, что действия правообладателя, связанные с регистрацией спорного обозначения, уже были признаны актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом.

OXERRA HONG KONG LIMITED в самостоятельном возражении также просила признать правовую охрану товарного знака недействительной полностью. Возражение было основано на нескольких блоках доводов: о нарушении прав на фирменное наименование, о нарушении авторских прав на логотип «OXERRA», а также о способности спорного товарного знака вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Позиция по самостоятельному возражению

В самостоятельном возражении была выстроена позиция о том, что регистрация товарного знака «OXERRA» на имя ООО «Мирон Групп» нарушает более ранние права OXERRA HONG KONG LIMITED.

Во-первых, указывалось, что OXERRA HONG KONG LIMITED была переименована из CATHAY COLORS & PIGMENTS LIMITED 2 мая 2023 года, то есть до даты приоритета российского товарного знака ООО «Мирон Групп». Различительным элементом фирменного наименования является слово «OXERRA», сходное с оспариваемым товарным знаком.

Во-вторых, было обосновано, что деятельность OXERRA HONG KONG LIMITED по реализации химического сырья, в первую очередь железо-оксидных пигментов, является идентичной либо однородной товарам и услугам 01, 02 и 35 классов МКТУ, для которых был зарегистрирован спорный знак.

В-третьих, в возражении были представлены доказательства возникновения авторских прав на логотип «OXERRA» до даты приоритета российского товарного знака. В частности, указывалось на договор о разработке фирменного стиля, передачу руководства по использованию корпоративного стиля, размещение логотипа на официальном сайте OXERRA Group и подтверждение его доступности через Wayback Machine.

В-четвёртых, была собрана доказательственная база, подтверждающая реальное использование обозначения «OXERRA» до регистрации спорного знака в России: документы о ребрендинге, участии в выставке CHINA COAT 2023, поставках химического сырья, контрактах, инвойсах, декларациях на товары, коносаментах, письмах о статусе ООО «Нортекс» как авторизованного поставщика и иных документах.

Отдельное значение имела работа с доводами правообладателя о якобы более раннем создании им логотипа. В материалах учитывались выводы Краснодарского УФАС России о свойствах представленного файла, а также заключение компьютерно-технического исследования, представленное при рассмотрении возражения.

 Как Роспатент оценил доводы

По возражению ООО «Нортекс» и ООО «Нортекс-Юг» Роспатент исходил из того, что решение Краснодарского УФАС России является действующим, а его законность подтверждена Апелляционной коллегией ФАС России. В отсутствие данных, опровергающих юридическую силу решения антимонопольного органа, его выводы были признаны основанием для аннулирования правовой охраны спорного товарного знака.

По самостоятельному возражению OXERRA HONG KONG LIMITED Роспатент признал достаточными два ключевых основания.

Первое основание – нарушение п. 8 ст. 1483 ГК РФ. Роспатент учёл более раннее фирменное наименование OXERRA HONG KONG LIMITED и пришёл к выводу о наличии препятствия для регистрации сходного товарного знака в отношении однородных товаров и услуг.

Второе основание – нарушение п. 9 ст. 1483 ГК РФ. Коллегия признала обоснованными доводы о сходстве спорного товарного знака с объектом авторского права – логотипом «OXERRA», права на который принадлежат лицу, подавшему возражение, и возникли до даты приоритета оспариваемого знака.

Ключевые выводы

Это дело демонстрирует, что спорная регистрация товарного знака может быть «атакована» с помощью сразу нескольких правовых инструментов. В данном случае, сработал как путь оспаривания через ФАС, так и путь самостоятельного возражения в Роспатент по основаниям, связанным с более ранними правами на средства индивидуализации и объекты авторского права.

Антимонопольная линия позволила установить недобросовестный характер поведения правообладателя и использовать выводы ФАС как основание для аннулирования правовой охраны товарного знака.

Самостоятельное возражение позволило дополнительно продемонстрировать, что у OXERRA HONG KONG LIMITED существовали более ранние права, препятствующие регистрации спорного обозначения в России: фирменное наименование с элементом «OXERRA» и авторские права на логотип.

Практически важен и доказательственный аспект. В подобных спорах недостаточно ссылаться только на «известность» обозначения или иностранное происхождение бренда. Необходимо показать хронологию возникновения прав, реальное использование обозначения, однородность, связь между иностранным производителем, российскими поставщиками и рынком, а также опровергнуть версию правообладателя о самостоятельном создании обозначения.

Благодаря качественной и скоординированной работе по обоим направлениям, удалось добиться ключевого результата: правовая охрана товарного знака «OXERRA» по свидетельству РФ № 1053435 признана недействительной полностью.