Позиция СИП: недобросовестность правообладателя должна быть установлена на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака

24 октября Суд по интеллектуальным правам (СИП) прекратил производство по делу в части требования о признании недействительными решений Роспатента о предоставлении правовой охраны товарным знакам и признал действия ответчика по приобретению и использованию исключительных прав на спорные товарные знаки актом недобросовестной конкуренции.

ООО «Август Милк» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными предоставления Роспатентом правовой охраны трем знакам: «ЛИНОМИЛК», «ПРИМОМИЛК», «ПОРКОВИТ»; об обязании Роспатента исключить указанные товарные знаки из перечня Государственного реестра товарных знаков (знаков обслуживания); о признании действий ООО «Милк Стрим» актом недобросовестной конкуренции.

Заявление было мотивировано тем, что ООО «Милк Стрим» в лице его генерального директора злоупотребило правом, проявив недобросовестность, зарегистрировало на свое имя спорные товарные знаки, зная, что ООО «Август Милк» маркирует товар, реализуемый на территории Российской Федерации указанными обозначениями.

По мнению заявителя, действия ООО «Милк Стрим», связанные с приобретением и использованием исключительных прав на указанные товарные знаки в отношении ряда товаров 5-го и 31-го класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), образуют акт недобросовестной конкуренции, направленной на получение им преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности.

При этом заявитель указывает на то обстоятельство, что задолго до дат приоритета спорных товарных знаков по его заказу производятся и им с 2012 года реализуются на территории Российской Федерации заменители молока для сельскохозяйственных животных, с использованием обозначений «ПОРКОВИТ», «ЛИНОМИЛК», «ПРИМОМИЛК».

ООО «Август Милк» пояснило, что именно им первым введены в гражданский оборот на территории России и рекламировались заменители молока для сельскохозяйственных животных, маркированных спорными обозначениями.

С 2012 года заявитель реализовывал и продолжает продавать данный товар, произведенный по его заказу, более чем на 400 000 000 рублей, для 2 000 предприятий по всей России, в подтверждение чего суду представлены книги продаж и товарные накладные за период с 2012 года по настоящее время.

Заявитель указал, что генеральный директор ООО «Милк Стрим» в период с мая 2012 года по март 2015 года работал в должности генерального директора ООО «Август Милк», в этот период времени был одним из его учредителей, а также возложил на себя обязанности по ведению бухгалтерского учета в ООО «Август Милк».

Работая в должности генерального директора ООО «Август Милк», он в качестве одного из учредителей создал ООО «Милк Стрим» и в качестве его единоличного исполнительного органа — руководителя — осуществил регистрацию спорных товарных знаков на имя ООО «Милк Стрим».

Выйдя из состава учредителей ООО «Август Милк» в ноябре 2015 года, он с декабря 2014 года в качестве генерального директора руководит ООО «Милк Стрим», которое осуществляет продажу такой же продукции, как и ООО «Август Милк», а именно заменителей молока для сельскохозяйственных животных, и маркирует эти товары спорными товарными знаками.

При этом заявитель узнал о том, что правообладателем спорных товарных знаков является ответчик, из полученной сентябре 2016 года претензии от ООО «Милк Стрим» за подписью генерального директора о прекращении незаконного использовании данных товарных знаков при производстве заменителей цельного молока.

Исходя из изложенного, истец полагает, что ООО «Милк Стрим» на момент осуществления действий по приобретению исключительных прав на спорные товарные знаки не могло не знать о широком использовании этих обозначений в отношении заменителей молока для животных иным хозяйствующим субъектом-конкурентом.

Регистрация же ООО «Милк Стрим» указанных обозначений в качестве товарных знаков очевидно влечет за собой причинение убытков заявителю.

Заявитель отмечает, что о недобросовестности приобретения и использования спорных товарных знаков ООО «Милк Стрим» свидетельствует и факт осуществления активных действий по запрету ООО «Август Милк» использовать спорные обозначения применительно к производству и реализации продукции — заменителей цельного молока для животных.

СИП согласился с позицией истца, признав регистрацию ООО «Милк Стрим» спорных товарных знаков актом недобросовестной конкуренции.

Как пояснил суд, при решении вопроса о добросовестности приобретения ответчиком прав на товарный знак исследуются как обстоятельства, связанные с самим таким приобретением, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о его цели.

При этом недобросовестность правообладателя должна быть, прежде всего, установлена на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка.

Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении права на товарный знак он действовал недобросовестно.

Вместе с тем, установление недобросовестности только на стадии использования товарного знака не является самостоятельным основанием для признания такого приобретения недобросовестным. Для выяснения действительных намерений ответчика необходимо установить наличие конкурентных отношений (наличие конкурентов) на момент подачи заявки на регистрацию.

В рассматриваемом случае был доказан факт наличия у ответчика недобросовестной цели, направленной на использование авторитета истца, причинение ему убытков, нанесение вреда его деловой репутации, на смешение в глазах потребителей разных производителей товара, маркированного одними и теми же обозначениями при подаче заявок на регистрацию товарных знаков.

С подробной информацией о ходе рассмотрения данного дела можно ознакомиться в соответствующей карточке дела в картотеке арбитражных дел.