СМИ «Вестник Национального бюро экспертизы интеллектуальной собственности»

Зарегистрированное средство массовой информации (свидетельство Роскомнадзора №ФС77-66781 от 08 августа 2016 г.)

Контрафактная продукция

19 Декабря 2017
Уникальный
медиа-проект
Новости
интеллектуальной
собственности
доступным языком
Нас уже
10 000

5 декабря Суд по интеллектуальным правам (СИП) отменил постановление суда апелляционной инстанции в части отказа в удовлетворении требования истца о признании незаконными действий ответчиков по использованию товарных знаков без разрешения правообладателя и направил дело в этой части на новое рассмотрение.

Американская компания Medtronic Inc. обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к ООО «Мединвест», ООО «Медторг» и ООО «Кастом-ГИД» о защите исключительных прав на товарные знаки и взыскании компенсации.

Заявитель просил суд признать действия ответчиков по использованию принадлежащих истцу товарных знаков путем реализации товара, ввезенного на территорию Российской Федерации без разрешения правообладателя товарных знаков, которыми данные товары маркированы, незаконными, а также запретить им совершать любые действия по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, маркированных данными товарными знаками, без согласия правообладателя.

Также истец просил взыскать с ООО «Мединвест» и ООО «Медторг» по 2, 5 миллиона рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, а с ООО «Кастом-ГИД» —  500 тысяч рублей.

Арбитраж частично удовлетворил исковые требования, признав действия ООО «Кастом-ГИД» по использованию спорных товарных знаков путем осуществления ввоза на территорию Российской Федерации продукции, маркированной данными товарными знаками, незаконными; запретив ООО «Кастом-ГИД» совершать любые действия по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, маркированных спорными товарными знаками без согласия правообладателя; взыскав с ООО «Кастом-ГИД» компенсацию в размере 100 тысяч рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований истцу было отказано.

Суд апелляционной инстанции отменил решение арбитража в части отказа в удовлетворении требований о взыскании компенсации с ООО «Мединвест» и ООО «Медторг»; взыскал с них по 100 тысяч рублей компенсации.

Истец не согласился с принятыми по делу судебными актами и обратился в СИП с кассационной жалобой, в которой сослался на то, что судом первой инстанции было принято уточнение исковых требований, в соответствии с которым истец просил признать незаконными не действия ответчиков по ввозу товара, а действия ответчиков по реализации товара, незаконно ввезенного на территорию Российской Федерации. В связи с этим истец не согласился с выводом суда апелляционной инстанции об обоснованности отказа судом первой инстанции в удовлетворении требования о признании незаконными действий ответчиков по использованию спорных товарных знаков путем осуществления ввоза на территорию Российской Федерации и требования о запрете ответчикам совершать любые действия по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации, продажу товаров, маркированных спорными товарными знаками, без согласия правообладателя.

При этом компания Medtronic Inc. обратила внимание на то, что материалами дела подтверждается факт реализации ответчиками товара, маркированного товарными знаками компании Medtronic Inc., ввезенного на территорию Российской Федерации без ее согласия, в связи с чем у судов первой и апелляционной инстанций не имелось оснований для отказа в удовлетворении исковых требований о признании действий ответчиков незаконными.

К тому же, как полагает истец, исходя из подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, с учетом установленного судами факта нарушения ответчиками исключительных прав истца на спорные товарные знаки, имеются законные основания для запрета ответчикам совершать в будущем любые действия по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации, продажу товаров, маркированных спорными товарными знаками, без согласия правообладателя, вопреки выводу суда апелляционной инстанции о его неопределенном характере, в связи с распространением действия в отношении неопределенного товара и периода времени.

Кроме того, по мнению компании Medtronic Inc., взысканный судом с ООО «Мединвест» и ООО «Медторг» размер компенсации занижен, поскольку совершенное ответчиками правонарушение носит грубый характер и при определении размера компенсации в данном случае следует исходить из больших объемов и высокой цены поставленного товара, особой медико-социальной значимости товара (товар имеет прямое медицинское назначение), использование которого предполагает гарантийное обслуживание и оказание консультационных услуг по оперативной установке, возможности нанесения вреда репутации компании Medtronic Inc. ввиду отсутствия у ответчиков возможности гарантировать, что поставляемый товар отвечает требования качества и безопасности, оказывать консультационные услуги, связанные с обращением с медицинской продукцией на различных этапах, что может привести, в том числе к причинению вреда здоровью конечных потребителей, размера прибыли, полученной ответчиками от реализации спорного товара.

Направляя дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, СИП отметил, что в обжалуемое постановление содержит внутренние противоречия, поскольку компенсация может быть взыскана только за незаконное использование товарного знака и в этой части требования истца частично удовлетворены, вместе с тем действия ответчиков по использованию товарного знака, что заявлено в качестве самостоятельного требования, незаконными судом не признаны.

Как указано в постановлении СИП, правообладатель может потребовать признать действия по реализации конкретной продукции, маркированной его товарным знаком, незаконными. Такое требование может быть заявлено как самостоятельно, так и в дополнение к иным требованиям (например, о взыскании компенсации). Данный способ защиты не противоречит законодательству. Цель указанного требования — внесение ясности в юридические отношения истца и ответчика, констатация судом наличия исключительного права у истца и факта его нарушения ответчиком.

СИП согласился с судом нижестоящей инстанции в том, что абстрактное требование правообладателя об общем запрете ответчику на будущее использовать обозначение, сходное с товарным знаком, не подлежит удовлетворению. Соответствующие меры применяются в связи с конкретным нарушением, — отметил СИП.

С подробной информацией о ходе рассмотрения данного дела можно ознакомиться в соответствующей карточке дела в картотеке арбитражных дел.

Может быть интересно