Позиция СИП: изменение, которое расширяет, а не сокращает перечень товарного знака, запрещено.

СИП, оставляя в силе отказ Роспатента во внесении изменений в перечень услуг товарного знака, указал, что изменение, расширяющее перечень, может привести к тому, что правовая охрана знака будет действовать в отношении услуг, связанных с реализацией любых товаров.  

8 апреля Суд по интеллектуальным правам (СИП) отказал в иске о признании незаконным отказа Роспатента во внесении изменений в перечень услуг товарного знака.

Индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович обратился в СИП с заявлением о признании незаконным отказа Роспатента во внесении изменений в товарный знак.

Как следует из материалов дела, словесный товарный знак «БИБИЛЕНД» с приоритетом от 19.12.2001 был зарегистрирован в Госреестре 04.04.2003 на имя ЗАО «МИФ» в отношении товаров 16, 18, 25, 28-го и услуг 42-го классов МКТУ.

В результате регистрации договора отчуждения исключительного права на товарный знак в отношении товаров 28-го и услуг 42-го класса МКТУ его правообладателем стало ООО «Глобал Трейдинг».

В дальнейшем в результате регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг, для которых он зарегистрирован, его правообладателем стал предприниматель.

Таким образом, правовая охрана спорному товарному знаку была предоставлена, в том числе, в отношении услуг 42-го класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование; услуги, которые не могут быть отнесены к другим классам».

В адрес Роспатента поступило заявление предпринимателя о внесении изменений в Госреестр и в свидетельство на товарный знак в части сокращения перечня услуг 42-го класса МКТУ путем изменения формулировки услуги «услуги, которые не могут быть отнесены к другим классам» на «услуги, которые не могут быть отнесены к другим классам, а именно: реализация товаров, служба ухода за детьми, услуги психологов, ясли детские».

По результатам рассмотрения заявления Роспатент сообщил о том, что добавление в перечень услуг указанной формулировки расширяет объем исключительного права на данный товарный знак, в связи с чем заявление не может быть удовлетворено.

Роспатент в уведомлении указал, что в соответствии с пунктом 61 Административного регламента необходимо в течение трех месяцев с даты направления запроса документов направить новое заявление с отредактированным перечнем услуг 42-го класса МКТУ.

В ответе на уведомление Роспатента предприниматель указал, что формулировка услуги «услуги, которые не могут быть отнесены к другим классам» включает все услуги, которые не могут быть отнесены к другим классам, в том числе все виды реализации товаров, осуществляемые напрямую без посредников.

По результатам рассмотрения указанного заявления с учетом пояснений заявителя Роспатент принял решение об отказе во внесение изменений в перечень услуг товарного знака.

Предприниматель, полагая, что указанное решение Роспатента нарушает его права, обратился в СИП с вышеуказанными требованиями.

По мнению предпринимателя, выводы Роспатента противоречат пункту 1 статьи 1505 ГК РФ, поскольку испрашиваемые изменения не расширяют объём исключительного права на товарный знак.

В обоснование заявленных требований предприниматель ссылается на то, что датой приоритета спорного товарного знака является 19.12.2001, то есть до принятия 8-й редакции Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ).

Ссылаясь на разъяснения, изложенные пункте 2 Информационного письма Роспатента от 23.12.2011 № 2 «О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35-го класса МКТУ», предприниматель указывал, что до принятия 8-й редакции МКТУ услуга, отражающая деятельность торговых предприятий, была отнесена практикой экспертизы с формулировкой «реализация товаров» к 42-у классу МКТУ, который, по общему принципу построения МКТУ, включал в это время все услуги, не отнесенные к другим классам.

СИП, отказывая в удовлетворении заявленного требования, напомнил, что Роспатент может по заявлению правообладателя изменить перечень товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак, если изменения связаны с сокращением перечня.

В рассматриваемом деле изменение услуг, «которые не могут быть отнесены к другим классам», на услуги, «которые не могут быть отнесены к другим классам, а именно: реализация товаров, служба ухода за детьми, услуги психологов, ясли детские», не сокращает, а расширяет перечень. 

СИП указал, что такое изменение может привести к тому, что правовая охрана знака будет действовать в отношении услуг, связанных с реализацией любых товаров. А это запрещено законодательством РФ. 

С подробной информацией о ходе рассмотрения данного дела можно ознакомиться в соответствующей карточке дела в картотеке арбитражных дел.