Позиция СИП: под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается его использование по воле правообладателя, которая может быть выражена в договоре с третьим лицом

4 августа Суд по интеллектуальным правам (СИП) отказал в удовлетворении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Спрут».

ООО «АРИОН» обратилось в СИП с исковым заявлением к ООО «АГАТ СОФТ» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным элементом «Спрут» в отношении товара 9-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ) «приборы для измерения» вследствие его неиспользования ответчиком.

В обоснование заявленных требований истец ссылается на то, что он является производителем комплектов эталонов чувствительности, поясов мерительных, измерителей геометрических параметров сварных швов, которые, по его мнению, относятся к товарам 9-го класса МКТУ «приборы для измерения».

При этом истец отмечает, что ранее производителем этих товаров было ООО «ТЕХНОТЕСТ», которое аффилировано с ООО «АРИОН».

Истец обращает внимание на то, что в настоящее время на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, заключенного с ООО «ТЕХНОТЕСТ», он является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом «Спрут», зарегистрированного в отношении товаров 17-го класса МКТУ, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком, поскольку Роспатентом было отказано в регистрации этого товарного знака в отношении товаров 9-го класса МКТУ по причине его сходства со спорным товарным знаком ответчика.

Учитывая вышеизложенное, истец считает, что является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака в отношении товара 9-го класса МКТУ «приборы для измерения».

Также истец ссылается на неиспользование ответчиком спорного товарного знака в течение трехлетнего периода, предшествующего дате подачи настоящего искового заявления.

ООО «АГАТ СОФТ», в свою очередь, не согласилось с заявленными требованиями, ссылаясь на фактическое использование им спорного товарного знака в отношении товара 9-го класса МКТУ «приборы для измерения».

Ответчик отмечает, что им осуществляется выпуск системы регистрации телефонных разговоров и другой аудиоинформации, маркируемой спорным товарным знаком. По утверждению ответчика, помимо своего основного предназначения (сохранение звукозаписей на цифровых носителях) указанная система используется для целей измерения параметров сигналов в телефонных линиях и других источниках аудиоинформации.

Кроме того, ответчик обращает внимание на то, что им фактически используется спорный товарный знак путем введения в гражданский оборот системы регистрации телефонных разговоров «СПРУТ» посредством своих дистрибьюторов, с которыми заключены соответствующие соглашения.

Как установил СИП, ответчик является правообладателем программы для ЭВМ «система записи «СПРУТ», которая представляет собой аппаратно-программный комплекс многоканальной цифровой записи аудиоинформации, который согласно представленному руководству пользователя позволяет, в том числе, измерять физические параметры телефонной линии (напряжение, уровень шума) для выявления проблем в линии и улучшения качества телефонных звонков, то есть выполняет также функции измерителя физических величин. Указанный факт истцом не опровергнут.

Из изложенного следует, что система записи аудиоинформации «СПРУТ» может быть отнесена к товару 9-го класса МКТУ «приборы для измерения».

Представленными в материалы дела дистрибьюторскими договорами подтверждается наличие между ООО «АГАТ СОФТ» и ООО «АГАТ РусТех» и ООО «Телеком-Трейд» дистрибьюторских отношений, связанных с продвижением технических решений, разработчиком которых является ответчик.

Кроме того, представленными в материалы дела договорами поставки, заключенными между официальными дистрибьюторами ответчика с различными юридическими лицами, и доказательствами фактического исполнения данных договоров, подтверждается факт введения в гражданский оборот системы записи аудиоинформации «СПРУТ» под контролем правообладателя – ООО «АГАТ СОФТ».

СИП нашел представленную ответчиком совокупность доказательств достаточной для признания его лицом, фактически использующим спорный товарный знак в отношении товара 9-го класса МКТУ «приборы для измерения», и пришел к выводу о том, что он доказал факт использования спорного товарного знака в отношении товара 9-го класса МКТУ «приборы для измерения» в трехлетний период, предшествующий дате подачи настоящего искового заявления.

Как указал СИП, под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя, причем, по общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом.

Это дало основания суду отказать ООО «АРИОН» в заявленных исковых требованиях.

С подробной информацией о ходе рассмотрения данного дела можно ознакомиться в соответствующей карточке дела в картотеке арбитражных дел.