СМИ «Вестник Национального бюро экспертизы интеллектуальной собственности»

Зарегистрированное средство массовой информации (свидетельство Роскомнадзора №ФС77-66781 от 08 августа 2016 г.)

Позиция СИП: регистрация лицензионного договора на товарный знак и связь с волей правообладателя

13 Февраля 2017
Уникальный
медиа-проект
Новости
интеллектуальной
собственности
доступным языком
Нас уже
10 000

24 января 2017 года Суд по интеллектуальным правам (СИП) РФ удовлетворил иск Федерального государственного унитарного предприятия «Кизлярский коньячный завод» (Республика Дагестан) к московскому ООО «Багратион» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Старый Кизляр».

В качестве третьих лиц к делу были привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и дагестанское ООО «Научно-производственное предприятие «ВИСКИ РОССИИ».  

Истец аргументировал свои требования неиспользованием правообладателем данного товарного знака на протяжении последних трех лет для товаров 32-го класса «пиво» и товаров 33-го класса «алкогольные напитки (за исключением пива)» Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

В обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака истец ссылался на то, что он является производителем коньяков и использует в своей деятельности обозначение «Кизляр», в том числе для товара 33-го класса МКТУ «бренди». Одновременно истец является правообладателем наименования места происхождения товара «Кизляр», а также производителем и поставщиком произведенной алкогольной продукции на основании лицензии, что подтверждает использование наименования «Кизляр» при производстве и продаже марочного российского коньяка «КС Кизляр» выдержкой коньячных спиртов не менее 10 лет.

Оценив представленные истцом доказательства, СИП нашел доказанным факт наличия заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака.  

В свою очередь ответчиком, по мнению суда, факт использования оспариваемого товарного знака в течение последних трех лет доказан не был.

Судом было установлено, что между ответчиком и обществом «НПП «ВИСКИ РОССИИ», был заключен договор, по которому первый передал второму неисключительное право использования товарного знака «Старый Кизляр» в отношении товаров, для которых ему представлена правовая охрана для маркировки производимой им алкогольной продукции. По своей правовой природе указанный договор является лицензионным договором на предоставление права использования товарного знака. Регистрация лицензионного договора на товарный знак согласно российскому законодательству является обязательным требованием его действительности. 

Передача права использования товарного знака по лицензионному договору должна быть зарегистрирована в установленном законом порядке, однако представленный ответчиком договор на использование товарного знака не зарегистрирован Роспатентом, о чем свидетельствует отсутствие соответствующих сведений в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, тогда как общество «Багратион» ссылается на использование спорного товарного знака именно с согласия и под его контролем. 

Хотя при несоблюдении требования регистрации лицензионного договора у лицензиата не возникает право использовать товарный знак, СИП отметил, что, даже если предоставление права использовать товарный знак считается несостоявшимся из-за отсутствия госрегистрации, нужно исходить из того, что он используется по воле правообладателя. Это касается и случаев, когда договор признан недействительным или незаключенным.  Регистрация лицензионного договора на товарный знак в данном случае не была осуществлена, однако суд исходит не из формальных, а содержательных требований. 

При этом правообладатель должен доказать, что он реально контролировал использование товарного знака другим лицом. Однако ни ответчиком, ни обществом «НПП ВИСКИ РОССИИ» доказательств того, что правообладателем осуществлялся реальный контроль за использованием товарного знака, не представлено. Также не представлено доказательств, свидетельствующих о наличии уважительных причин, препятствовавших использованию товарного знака в исследуемый период.

С текстом решения суда по интеллектуальным правам по данному делу можно ознакомиться на Информационно-правовом портале ГАРАНТ.РУ.

Может быть интересно