Президиум СИП: условия регистрация в РФ обозначения, используемого за рубежом

16 февраля президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) РФ частично удовлетворил кассационную жалобу ООО «Каргонет» на решение СИП, отказавшего обществу в удовлетворении иска о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

В 2013 году заявитель обратился в Роспатент с заявкой на регистрацию словесного обозначения «CARGONET» в качестве товарного знака в отношении услуг 39-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее — МКТУ), предусматривающего услуги по транспортировке, упаковке и хранению товаров, организации путешествий.

Роспатент принял решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ. Принимая указанное решение, Роспатент исходил из того, что обозначение «CARGONET» воспроизводит обозначение, используемое норвежской компанией CargoNet AS.

Не согласившись этим с решением Роспатента, ООО «Каргонет» подало в Роспатент возражение, в удовлетворении которого было отказано. Роспатент признал обоснованным вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение может вводить потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. Также Роспатент указал, что словесное обозначение «CARGONET» не обладает устоявшейся семантикой и может порождать различные смысловые ассоциации, информация о компании и используемом ею средстве маркировки услуг «CargoNet» доступна неограниченному кругу российских потребителей. Таким образом, по утверждению Роспатента, у российских потребителей может сложиться ложное представление о том, что транспортные услуги, предоставляемые обществом «Каргонет» с использованием обозначения «CARGONET», оказываются непосредственно компанией CargoNet AS.

Полагая, что решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения противоречит закону и нарушает права ООО «Каргонет» при осуществлении им экономической деятельности, последнее обратилось в суд.

Суд первой инстанции пришел к выводу о правомерности отказа в регистрации обозначения, признав обоснованным вывод Роспатента о том, что сходное до степени смешения обозначение «CargoNet» используется с 2002 года компанией CargoNet AS, осуществляющей международные железнодорожные перевозки, владельцем которой являются Норвежские государственные железные дороги (NSB).

Также суд первой инстанции установил, что услуги, оказываемые компанией CargoNet AS, однородны услугам, в отношении которых обществом «Каргонет» подана заявка на регистрацию товарного знака «CARGONET», поскольку сравниваемые услуги относятся к одному роду услуг — перевозке грузов.  

По мнению суда первой инстанции, не имеет правового значения, использовалось ли иностранной или российской компанией обозначение до даты приоритета, поскольку определяющим фактором является его известность российским потребителям и возможность возникновения у них ассоциаций об оказании услуг иным, чем заявитель, лицом.

Президиум СИП, изучив материалы дела, частично удовлетворил требования заявителя и отменил оспариваемое решение Роспатента в силу его несоответствия подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При этом президиум СИП указал, что ГК РФ запрещает регистрировать как товарные знаки обозначения, представляющие собой или содержащие элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно продукции либо ее изготовителя. По применению этих норм Президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что восприятие обозначений (в т. ч. словесных в латинице) может различаться с учетом культурных, исторических, языковых и иных особенностей у потребителей в разных странах.

Поскольку действие исключительного права на товарный знак распространяется на территорию РФ, средним потребителем в целях определения ложности обозначения или его способности ввести в заблуждение является именно потребитель в России. Поэтому в случае, если обозначение среднему российскому потребителю неизвестно, то вероятность возникновения каких-либо соответствующих ассоциативных связей стремится к нулю.

Если же конкретное обозначение не используется в нашей стране, то для определения ложности или способности ввести в заблуждение требуется определить, что подобное обозначение используется за рубежом таким образом, что оно стало известным среднему российскому потребителю.

Президиум СИП обязал Роспатент продолжить рассмотрение заявки N 2013736522 на регистрацию товарного знака, поданной ООО «Каргонет», с учетом вынесенного постановления.

С текстом постановления президиума СИП, принятого по данному делу, можно ознакомиться по ссылке.