Позиция СИП: принцип исчерпания права означает возможность использования чужого товарного знака без лицензионного договора

Факта отсутствия лицензионного договора между ответчиком и правообладателем знака недостаточно для признания нарушения исключительного права при реализации товара, — отметил СИП.

23 января Суд по интеллектуальным правам (СИП) направил на новое рассмотрение дело о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, отменив судебные акты, принятые судами первой и апелляционной инстанций.

ОАО «РИКОР ЭЛЕКТРОНИКС» обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю о взыскании 180 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Суд удовлетворил исковые требования частично, взыскав с предпринимателя компенсацию в размере 90 тысяч рублей.

Суд апелляционной инстанции отменил это решение, удовлетворив исковые требования в полном объеме: с предпринимателя взыскана компенсация в размере 180 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Как следует из материалов дела, в торговой точке предпринимателем был реализован товар, на упаковке которого содержится изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца.

Признавая доказанным факт нарушения ответчиком исключительных прав истца, суд первой инстанции исходил из наличия у истца исключительного права на товарный знак и установления факта реализации ответчиком спорного товара с нанесенным на него товарным знаком истца в отсутствие лицензионных договоров или иных разрешений правообладателя на использование этого товарного знака.

Снижая размер заявленной истцом компенсации, арбитраж исходил из однократности допущенного нарушения и отсутствия заявлений истца о причиненных ему убытках.

Отменяя это решение и удовлетворяя заявленные требования в полном объеме, суд апелляционной инстанции согласился с выводами арбитража о наличии у истца исключительного права на товарный знак и о подтверждении факта реализации ответчиком спорного товара, указав при этом, что у суда первой инстанции отсутствовали основания для снижения компенсации, заявленной в размере двукратной стоимости права использования товарного знака, поскольку истцом представлены доказательства в подтверждение заявленной суммы (неисключительная лицензия), а ответчиком в свою очередь размер стоимости права использования не опровергнут, ходатайство о снижении размера компенсации не заявлялось, доказательства чрезмерности и необоснованности размера заявленной компенсации не представлялись.

Не согласившись с принятыми судебными актами, предприниматель обратился в СИП с кассационной жалобой, доводы которой, сводятся к тому, что товар с нанесенным на нем спорным товарным знаком не является контрафактным и реализовывался предпринимателем на законных основаниях.

Следовательно, по мнению заявителя кассационной жалобы, судами необоснованно признан факт нарушения исключительных прав истца и взыскана компенсация за такое нарушение.

Предприниматель указал, что в ходе рассмотрения дела в судах первой и апелляционной инстанций он ссылался на то, что реализованный им товар контрафактным не является, при этом истец никаких доказательств того, что спорный товар отличается от оригинального товара, производимого с нанесением защищаемого товарного знака, не предоставил, а суды довод ответчика об оригинальности спорного товара не рассмотрели.

СИП пришел к выводу, что нижестоящими судами сделаны выводы о нарушении ответчиком исключительных прав истца при неполном выяснении обстоятельств дела, что является основанием для отмены обжалуемых судебных актов.

Контрафактность реализуемого ответчиком товара не доказана. Сравнительный анализ его и оригинального товара не проведен.

Как указал СИП, отменяя принятые по делу судебные акты, принцип исчерпания права означает, что если правообладатель сам ввел товары в оборот на территории России либо дал на это согласие, то другие лица могут использовать его товарный знак в отношении этих товаров и это не будет нарушением исключительного права.

Факта отсутствия лицензионного договора между ответчиком и правообладателем знака недостаточно для признания нарушения исключительного права при реализации товара. Оригинальный товар выпускается самим правообладателем (или иными лицами по его заказу) и вводится в оборот на территории нашей страны. На спорном товаре в качестве производителя указан именно правообладатель. Таким образом, после того как он ввел этот товар в оборот, ответчик мог вполне законно (без заключения лицензионного договора) купить его у третьих лиц для последующей реализации.

С подробной информацией о ходе рассмотрения данного дела можно ознакомиться в соответствующей карточке дела в картотеке арбитражных дел.