31
Авг, 2018

Позиция Президиума СИП: внесение изменений в описание действующего патента при рассмотрении возражения против его выдачи незаконно

IPC's position

Внесение в формулу изобретения признаков из описания, не предусмотренных ею ранее, приведет к возникновению нового объекта, на который патент не выдавался, – указал Президиум СИП. – Исправлять очевидные и технические ошибки в выданном патенте можно только в рамках процедуры, не связанной с рассмотрением возражения против выдачи патента.

15 августа Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) отменил вынесенное ранее решение суда первой инстанции и отказал в признании недействительным решения Роспатента, признавшего недействительным патент на изобретение.

ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК» обратилось в СИП с требованиями о признании незаконным решения Роспатента о признании недействительным полностью патента на изобретение.  

Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования, признав оспариваемое решение Роспатента незаконным как не соответствующее подпункту 2 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ и пункту 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56. СИП обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО «ФОРЭС» против выдачи патента.

Роспатент и привлеченное к участию в споре в качестве третьего лица ООО «ФОРЭС» обратились в президиум СИП с кассационными жалобами на вынесенной судом первой инстанции решение.

В своей кассационной жалобе Роспатент не согласился с выводом СИП о том, что положения абзаца второго пункта 4.9 Правил N 56 допускают внесение изменений как в формулу изобретения, так и в его описание. По мнению ведомства, данные выводы противоречат пункту 1 статьи 1378, пункту 4 статьи 1393 ГК РФ, положениям Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в государственные реестры изобретений, полезных моделей, промышленных образцов Российской Федерации, а также патенты на изобретение, полезную модель, промышленный образец, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.11.2015 N 811, абзацу второму пункта 4.9 Правил N 56, а также сформулированной президиумом СИП в постановлении от 07.12.2015 по делу N СИП-32/2015 правовой позиции.

По мнению Роспатента, суд первой инстанции не учел, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1378 ГК РФ внесение дополнений, уточнений и исправлений в документы заявки на изобретение может быть осуществлено только до принятия по заявке решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной, т.е. только на стадии, предшествующей регистрации изобретения.

Роспатент считает неправомерным вывод суда первой инстанции о том, что Роспатентом при рассмотрении возражения не исследовалась возможность внесения изменений в формулу патента, поскольку это противоречит содержанию решения Роспатента, в котором приведены мотивы о невозможности внесения таких изменений. Ведомство полагает, что суд первой инстанции ошибочно отклонил приведенные в решении Роспатента доводы о том, что включение в независимый пункт формулы признаков из зависимых пунктов не может устранить причины, послужившие основанием для вывода о несоответствии документов заявки на изобретение, по которой был выдан спорный патент, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

ООО «ФОРЭС» в кассационной жалобе указало, что суд первой инстанции при направлении возражения на повторное рассмотрение не указал, какие иные документы должны быть исследованы Роспатентом.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что суд первой инстанции, ошибочно истолковав пункт 4.9 Правил N 56, признал что эта норма позволяет правообладателю внести изменения как в формулу изобретения, так и в описание, что противоречит самой норме, а также ранее высказанной правовой позиции СИП по вопросу ее применения.

Заявитель считает неправомерным вывод суда первой инстанции о наличии противоречия между признанием Роспатентом факта соответствия изобретения по спорному патенту условиям патентоспособности «изобретательский уровень» и «промышленная применимость» и принятому им решению о признании патента недействительным, поскольку Роспатент мотивировал свое решение несоответствием документов заявки на изобретение, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения или полезной модели специалистом в данной области техники. Приведенное Роспатентом основание является самостоятельным основанием признания патента недействительным.

По мнению ООО «ФОРЭС», негативные последствия несоблюдения ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК» требований законодательства о подаче в патентное ведомство материалов заявки на изобретение, которые именно на дату их подачи раскрывают сущность изобретения с достаточной полнотой, в соответствии с международными нормами и статьями 1374, 1375 ГК РФ должны возлагаться на ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК».

Кроме того, заявитель полагает, что суд первой инстанции неправомерно осуществил расширительное толкование норм международных соглашений, в частности пункта 2 статьи 10 Договора о патентном праве принятого на Дипломатической конференции 01.06.2000. По его мнению, национальным законодательством, а именно пунктом 4.9 Правил N 56 в обстоятельствах процедуры рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение предусмотрена возможность внесения изменений только в формулу изобретения, но не в описание патента. Вывод суда о возможности изменения на этой стадии описания изобретения по патенту, как указывает ООО «ФОРЭС», сделан в результате неправильного толкования статьи 10 Договора о патентном праве.

Президиум СИП удовлетворил кассационные жалобы, указав, в частности, следующее.

Вопреки выводам суда первой инстанции, внесение изменений в описание уже действующего патента на стадии рассмотрения возражения против его выдачи недопустимо. Внесение в формулу изобретения признаков из описания, не предусмотренных ею ранее, приведет к возникновению нового объекта, на который патент не выдавался. Это может нарушить права третьих лиц, добросовестно применявших такой не запатентованный прежде объект.

Как подчеркивается в постановлении, исправлять очевидные и технические ошибки в выданном патенте можно только в рамках процедуры, не связанной с рассмотрением возражения против выдачи патента.

С подробной информацией о ходе рассмотрения данного дела можно ознакомиться в соответствующей карточке дела в картотеке арбитражных дел.

Популярные записи
      x

      Напишите нам письмо

      Предоставляя сведения пользователь дает
      согласие на использование персональных данных
      x

      Спасибо!

      Наш оператор свяжется с вами в
      ближайшее время

      Политика конфиденциальности

      Согласие на использование персональных данных