30
мая, 2019

СИП: принцип исчерпания прав позволяет свободно использовать продукт, уже введенный лицензиатом в оборот

IPCs-position

СИП направил на новое рассмотрение дело о взыскании лицензионных платежей, указав, что нижестоящие суды не учли принцип исчерпания прав.

26 февраля Суд по интеллектуальным правам (СИП) отменил судебные акты, принятые первой и апелляционной инстанциями по делу о взыскании задолженности по уплате ежемесячных лицензионных платежей по договору исключительной лицензии.

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

ООО «БИЗНЕС МЕДИА» обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю о взыскании задолженности по уплате ежемесячных лицензионных платежей по договору исключительной лицензии в размере 123 тысячи рублей.

Как следует из материалов дела, истец является обладателем исключительного права на патент на полезную модель «Устройство для размещения рекламы».

Между истцом (лицензиар) и ответчиком (лицензиат) был заключен договор неисключительной лицензии, в соответствии с которым лицензиат приобретает на условиях договора лицензию на использование полезной модели в целях изготовления, применения, ввоза, предложения к продаже, продажи и иного введения в хозяйственный оборот продукта, изготовленного на основе указанной полезной модели.

Лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия настоящего договора неисключительную лицензию на использование полезной модели, охраняемой патентом.

По условиям договора лицензиар осуществляет поставку 500 рекламных устройств в комплекте: металлическая рамка, прижимная планка, элемент с фрезерной резкой из монолитного прозрачного поликарбоната, два антивандальный винта, а также предоставляет одну лицензию к программному продукту “ВРМ Online Sales”.

За предоставление прав, предусмотренных договором, лицензиат вносит лицензиару лицензионные ежемесячные платежи в течение всего срока действия договора в размере 12 500 рублей.  

Позднее между истцом и ответчиком было заключено дополнительное соглашение к данному договору, согласно которому вид лицензии был изменен с неисключительной на исключительную, а размер ежемесячных лицензионных платежей составил 25 тысяч рублей.

Между истцом и ответчиком был заключен договор поставки, на основании которого истец поставил предпринимателю товар «Рекламная конструкция» в количестве 500 штук, а предприниматель оплатил истцу 115 тысяч рублей.

Поскольку предприниматель обязанности по договору исполнял ненадлежащим образом, истец направил в его  адрес уведомление о расторжении договора исключительной лицензии в одностороннем порядке. В указанном уведомлении истец требовал от ответчика прекратить коммерческую деятельность по использованию продукта по патенту на полезную модель, погасить задолженность по лицензионным платежам, демонтировать установленные рекламные конструкции.

Претензия была оставлена без удовлетворения.

Так как после расторжения договора предприниматель продолжил использование права на полезную модель, не уплачивая предусмотренные договором лицензионные платежи, ООО «БИЗНЕС МЕДИА» обратилось в арбитражный суд с иском.

Арбитражный суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. Решение арбитража поддержал суд апелляционной инстанции, оставив его без изменения.

Не согласившись с вынесенными по делу судебными актами, ответчик обратился с кассационной жалобой, доводы которой мотивированы тем, что судом не учтены фактические обстоятельства дела, в частности, заключенный между истцом и ответчиком договор поставки, в соответствии с которым истец поставил предпринимателю рекламные конструкции, которые предприниматель вправе использовать в своей деятельности, в том числе после расторжения договора неисключительной лицензии.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд апелляционной инстанции пришел к неверному выводу относительно того, что после расторжения лицензионного договора предприниматель утратил право использования рекламных конструкций, находящихся в его собственности.

Ответчик также ссылался на то, что суд апелляционной инстанции не руководствовался положениями статьи 431 ГК РФ, в соответствии с которыми при толковании условий договора судом принимаются во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. В кассационной жалобе была приведена сравнительная таблица условий договора и их значения исходя из фактических обстоятельств дела. По мнению предпринимателя, подобное толкование условий договора позволяет прийти к выводу о том, что заключенные между истцом и ответчиком договоры являются самостоятельными, заключенными без привязки одного к другому, при этом выводы суда апелляционной инстанции об обратном являются ошибочными.

Также предприниматель указала, что суд апелляционной инстанции неверно оценил обстоятельства дела и доводы ответчика о злоупотреблении истцом правом, выразившемся в том, что он обратился в Роспатент спустя длительное время после направления предпринимателю уведомления о расторжении договора. В обоснование указанного довода заявитель ссылался на то, что судом апелляционной инстанции не была дана правовая оценка отдельным положениям договора, в связи с чем ошибочно определена действительная воля сторон; не были учтены положения пункта 4 статьи 1237 ГК РФ; не был доказан факт коммерческой реализации предпринимателем прав, полученных по лицензионному договору, что является необходимым условием для продолжения выплаты лицензионных платежей; не была установлена неправомерность действий истца по затягиванию регистрации расторжения лицензионного договора; не установлена правомерность и обоснованность требований истца о выплате лицензионного вознаграждения в период, когда лицензионный договор был расторгнут.

СИП, удовлетворяя кассационную жалобу, указал, в частности, что суды не учли принцип исчерпания прав, который позволяет свободно использовать продукт, изготовленный на основе полезной модели и уже введенный правообладателем в оборот.

Как как подчеркнул СИП, квалифицировать использование ответчиком в своем бизнесе введенных истцом в оборот устройств нельзя квалифицировать как использование патентных прав по лицензионному договору, поскольку иное не доказано.

Чтобы обязать ответчика заплатить за лицензию после направления ему одностороннего уведомления о расторжении лицензионного договора и до регистрации расторжения в Роспатенте, истцу следовало обосновать, что ответчик после расторжения не свободно использовал техническое решение, воплощенное в ранее поставленном ему товаре, а использовал его в рамках договора, – указал СИП.

С подробной информацией о ходе рассмотрения данного дела можно ознакомиться в соответствующей карточке дела в картотеке арбитражных дел.

Популярные записи
      x

      Напишите нам письмо

      Предоставляя сведения пользователь дает
      согласие на использование персональных данных
      x

      Спасибо!

      Наш оператор свяжется с вами в
      ближайшее время

      Политика конфиденциальности

      Согласие на использование персональных данных