Позиция президиума СИП: вероятность смешения товарных знаков отсутствует только при отсутствии их сходства

19 марта президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) отменил вынесенные ранее судебные решения и направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции дело о признании недействительным решения Роспатента в части отказа в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку “INSECTOFF”.

Компания — S. C. Johnson & Son, Inc. обратилась в СИП с заявлением о признании недействительным решения Роспатента в части отказа в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку “INSECTOFF”, зарегистрированному на имя сингапурской компании Sport & Fashion Management Pte. Ltd.

Американская компания S.C. Johnson & Son, Inc. является правообладателем серии товарных знаков со словесным элементом “OFF!”

Полагая, что принадлежащий Sport & Fashion Management Pte. Ltd. товарный знак сходен до степени смешения с серией ее товарных знаков, имеющих более ранний приоритет, компания S. C. Johnson & Son, Inc. обратилась в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, мотивированным нарушением требований пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом принято решение об отказе в его удовлетворении, основанное на выводах о том, что противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения со спорным товарным знаком.

Отказывая в удовлетворении возражения, Роспатент пришел к выводу о том, что отмеченное совпадение (конечная часть “OFF”) не позволяет признать исследуемые слова фонетически сходными, поскольку оспариваемый товарный знак имеет четко произносимую начальную часть “INSECT”, что имеет большое значение при восприятии словесных многосложных обозначений, так как основное внимание уделяется начальной части слова.

При этом Роспатент исходил из того, что сравниваемые словесные обозначения имеют различную фонетическую длину, разное количество и состав согласных звуков, исходя из чего коллегия установила отсутствие сходства сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору сходства словесных обозначений.

Роспатентом также сделан вывод о том, что оспариваемое обозначение выполнено в слитном написании, поэтому оно вызывает неоднозначные ассоциации и толкование у потребителей. Так, обозначение “INSECTOFF” может быть воспринято как воспроизводящее фамилию человека в оригинальном написании на немецкий лад. Такое оригинальное написание обозначений с добавкой элемента “OFF? является частым приемом, используемым различными юридическими лицами для маркировки товаров или сопровождения услуг.

Таким образом, Роспатент, придя к выводу о том, что оспариваемое обозначение не является буквальным указанием на характеристику товаров, оно в целом требует рассуждений, домысливания и может вызывать в сознании потребителя различные представления, не усмотрел сходства сравниваемых обозначений по семантическому критерию.

При анализе оспариваемого и противопоставленных товарных знаков по визуальному критерию Роспатент пришел к выводу о том, что сравниваемые знаки производят различное зрительное впечатление.

Компания S.C. Johnson & Son, Inc., ссылаясь на то, что решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения, противоречит закону, нарушает ее права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности, обратилась с заявлением в СИП.

СИП отказал в удовлетворении заявленного требования.

В кассационной жалобе, поданной в президиум СИП, компания S.C. Johnson & Son, Inc. указала, что при сравнении противопоставленных товарных знаков суд не принял во внимание высокую различительную способность ее товарных знаков и идентичность товаров, охраняемых сравниваемыми товарными знаками.

Заявитель кассационной жалобы отметил, что в материалы дела представлены многочисленные доказательства высокой различительной способности товарных знаков серии “OFF!” на российском рынке.

По мнению компании S.C. Johnson & Son, Inc., вывод суда первой инстанции о том, что вхождение словесного элемента ”OFF” в оспариваемый товарный знак не делает сравниваемые обозначения сходными в силу того, что в товарном знаке “INSECTOFF” имеется четко произносимая начальная часть “INSECT”, прямо противоречит пункту 4.2.1.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 197.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы указал, что вывод суда об отсутствии сходства сравниваемых обозначений ввиду различной фонетической длины, а именно разного количества и состава согласных звуков также основан на неправильном толковании норм материального права.

При этом заявитель кассационной жалобы отметил, что остальные признаки фонетического сходства (наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение и т.д.) судом первой инстанции проанализированы не были.

По мнению компании S.C. Johnson & Son, Inc., судом первой инстанции не исследован ее довод о том, что элемент “INSECT” спорного товарного знака характеризует охраняемые товарным знаком средства для уничтожения насекомых (носит описательный характер), занимает в нем доминирующее положение.

Заявитель кассационной жалобы также отметил, что судом первой инстанции не исследован довод о злоупотреблении третьим лицом своими правами, выразившемся в последующем использовании товарного знака в виде раздельного написания двух словесных элементов.

Отменяя вынесенное ранее решение СИП, президиум отметил, в частности, следующее.

В качестве товарных знаков для однородных товаров не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с чужими товарными знаками с более ранним приоритетом.

При оспаривании товарного знака по этому основанию приобретенная различительная способность противопоставленного знака не учитывается.

При этом вероятность смешения товарных знаков может иметь место при низкой степени их сходства, но идентичности или близости товаров, для которых они зарегистрированы. Или при низкой степени однородности товаров, но тождестве или высокой степени сходства товарных знаков.

Если же сходство отсутствует, то вероятности смешения нет даже при идентичности товаров.

Президиум СИП также указал, что критерием недобросовестности при регистрации товарного знака может выступать и поведение правообладателя после регистрации.

С подробной информацией о ходе рассмотрения данного дела можно ознакомиться в соответствующей карточке дела в картотеке арбитражных дел.