Позиция СИП: регистрация в качестве товарного знака обозначения, сходного с обозначением, широко используемым третьими лицами, является недобросовестной конкуренцией

26 января Суд по интеллектуальным правам (СИП) РФ оставил без изменений вынесенное ранее постановление суда апелляционной инстанции, признавшего действия по регистрации обозначения «TEXTURVIK» актом недобросовестной конкуренции.

ООО «Компания Металл Профиль» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Компания В.И.К.» о признании действий, связанных с приобретением и использованием товарного знака, недобросовестной конкуренцией и злоупотреблением правом.

Арбитраж отказал в удовлетворении исковых требований.

Суд апелляционной инстанции отменил это решение, признав действия Компании В.И.К., связанные с приобретением и использованием исключительных прав на товарный знак «TEXTURVIK», актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом.

Не согласившись с вынесенным апелляционным судом постановлением, Компания В.И.К. обратилась с кассационной жалобой, в которой, указала, что, по ее мнению, судом необоснованно сделан вывод о том, что до подачи ответчиком заявки на регистрацию товарного знака истец и ответчик наряду с другими производителями и продавцами металлопродукции использовали в своей хозяйственной деятельности словесное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком ответчика. Также заявитель считает, что наличие в его действиях признаков недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом не доказано.

Как было установлено судами, в сентябре 2015 года ООО «Компания В.И.К.» подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «TEXTURVIK» в отношении товаров и услуг 02, 06 и 35 классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), по результатам рассмотрения которой в декабре 2016 года Роспатент зарегистрировал данный товарный знак в отношении указанных товаров и услуг 02, 06 и 35 классов МКТУ.

До подачи ответчиком заявки на регистрацию товарного знака «TEXTURVIK» истец, наряду с другими производителями и продавцами металлопродукции, в том числе с ответчиком, использовал в своей хозяйственной деятельности словесное обозначение «TEXTURE», сходное до степени смешения с товарным знаком «TEXTURVIK».

Словесное обозначение «TEXTURE» использовалось на документации, связанной с вводом товаров (металлочерепицы, профилированного листа, плоского листа, и пр.) в гражданский оборот, предложениях о продаже товаров, в том числе прайс-листах, рекламных буклетах и листовках. Таким образом, в результате продолжительного и непрерывного использования словесного обозначения «TEXTURE» при реализации металлических строительных материалов, а также в рекламе, это обозначение получило широкую известность среди потребителей металлопродукции.

Товары и услуги, в отношении которых истец использовал словесное обозначение «TEXTURE», однородны товарам, в отношении которых распространяется правовая охрана товарного знака «TEXTURVIK», принадлежащего ответчику.

С 2012 года по настоящее время стороны осуществляют деятельность на одном рынке товаров и услуг и на одной территории.

Истец, полагая, что действия ответчика по регистрации оспариваемого товарного знака являются недобросовестными, имеющими цель предоставления одному лицу исключительного права на спорное обозначение «TEXTURVIK», сходное до степени смешения с широко известным словесным обозначением «TEXTURE», что ущемляет права других производителей и продавцов однородных товаров, наделяя правообладателя необоснованными преимуществами, что противоречит интересам не только участников рынка, но и потребителей соответствующих товаров, обратился в арбитражный суд с вышеуказанным иском.

Суд первой инстанции счел, что в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ) истцом не представлены доказательства, свидетельствующие о регистрации товарного знака исключительно с намерением причинить вред другому лицу. Указанные действия не совершены в обход закона с противоправной целью, а также не доказано иное заведомо недобросовестное осуществление обществом гражданских прав. В результате суд первой инстанции отказал истцу в удовлетворении заявленных требований.

Суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции и установил, что действия по приобретению хозяйствующим субъектом исключительных прав на товарный знак, который состоит из обозначения, тождественного либо сходного до степени смешения с обозначением, использовавшимся другими хозяйствующими субъектами в качестве средства индивидуализации реализуемых им товаров (оказываемых услуг, работ) до даты подачи заявки и последующей регистрации товарного знака Роспатентом, являются злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции.

СИП отклонил кассационную жалобу, согласившись с тем, что действия ответчика по регистрации товарного знака являются актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом.

Критерием квалификации действий лица, зарегистрировавшего обозначение в качестве товарного знака, как злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции может служить предшествовавшее использование спорного обозначения, — отметил СИП.

В рассматриваемом случае, учитывая, что до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами, упомянутая регистрация одним из конкурентов может быть произведена с целью устранить присутствие иных хозсубъектов на рынке определенного товара.

Подобная регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации продукции правообладателя.

Кроме того, о недобросовестном поведении такого правообладателя может свидетельствовать то, что он знал или должен был знать на момент подачи заявки о законном использовании обозначения третьими лицами для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации. При этом данное обозначение приобрело известность среди потребителей.

СИП подчеркнул, что при рассмотрении вопроса о том, является ли упомянутая регистрация актом недобросовестной конкуренции, может быть принято во внимание и последующее (после регистрации) поведение правообладателя. В частности, недобросовестность может состоять в вытеснении конкурентов с рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения.

С подробной информацией о ходе рассмотрения данного дела можно ознакомиться в соответствующей карточке дела в картотеке арбитражных дел.