Позиция СИП: наличие у правообладателя фирменного наименования, сходного с противопоставленным и имеющего более ранний приоритет, не является основанием для сохранения правовой охраны

28 ноября Суд по интеллектуальным правам (СИП) РФ отказался отменить решение Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «GALAKOLOR».

ООО «Галаколор» обратилось в Роспатент с заявкой на регистрацию товарного знака «GALAKOLOR» в отношении ряда товаров 2-го класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Позже указанная заявка была уступлена ООО «Галаколор-Сибирь».

Роспатент в марте 2017 года зарегистрировал указанный товарный знак.

В мае 2017 года ООО «Производственное объединение «Галаколор» обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированным несоответствием регистрации этого товарного знака пункту 3 и пункту 8 статьи 1483 ГК РФ.

В обоснование доводов возражения ПО «Галаколор» указало, что исключительное право на фирменное наименование у него возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. При этом ООО «ПО «Галаколор» осуществляет деятельность по производству и введению в гражданский оборот лакокрасочных материалов, однородных товарам, указанным в спорном товарном знаке, фирменное наименование указанного общества сходно до степени смешения со спорным товарным знаком.

Также ООО «ПО «Галаколор» указало, что его лакокрасочная продукция пользуется большим спросом, использовалась им для маркировки своих товаров до даты приоритета оспариваемого товарного знака длительное время, в связи с чем регистрация спорного товарного знака способна вызвать введение потребителя в заблуждение.

Роспатент удовлетворил возражение, признав недействительной правовую охрану товарного знака по пункту 8 статьи 1483 ГК РФ.

Не согласившись с принятым Роспатентом решением ООО «Галаколор-Сибирь», обратилось в СИП с заявлением о признании недействительным указанного решения Роспатента.

В обоснование заявленного требования ООО «Галаколор-Сибирь» указало на неправомерность вывода Роспатента о том, что деятельность правообладателя не являлась однородной товарам 2-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак. Данный вывод, по мнению заявителя, противоречит материалам дела.

Кроме того, заявитель не согласен с выводом Роспатента о том, что заявителем не было представлено никаких документов, подтверждающих, что под своим фирменным наименованием, право на которое он получил ранее третьего лица, правообладатель до даты приоритета оспариваемого товарного знака производил товары, однородные товарам 2-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Роспатент в отзыве не согласился с заявленным требованием, поскольку основывал свое решение на выводе о том, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с фирменным наименованием ООО «ПО «Галаколор», право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении однородных товаров.

Привлеченное к участию в деле в качестве третьего лица ООО «ПО «Галаколор» отметило, что попытка правообладателя товарного знака сослаться на наличие у него права на фирменное наименование несостоятельна, в связи с тем, что в представленной в Роспатент заявителем выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ЕГРЮЛ) не содержится такого вида деятельности как производство лакокрасочной продукции.

По мнению третьего лица, представленные правообладателем документы (дилерский договор) не могут подтверждать возникновение у последнего права на фирменное наименование в отношении видов деятельности, для осуществления которых был зарегистрирован товарный знак.

Кроме того, ООО «ПО «Галаколор» считает, что в действиях заявителя имеются все признаки злоупотребления правом, что в силу положений статьи 10 ГК РФ является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

СИП, отказывая в удовлетворении заявленных требований, согласился с позицией Роспатента, поскольку спорный товарный знак сходен до степени смешения с чужим фирменным наименованием, исключительное право на которое возникло ранее даты приоритета знака.

То обстоятельство, что у правообладателя товарного знака есть фирменное наименование, которое сходно с противопоставленным и имеет более ранний приоритет, не является основанием для сохранения правовой охраны знака.

Что касается довода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, то СИП указал, что она имеет место, если у потребителя возникла и сохранилась стойкая ассоциация между товарами, маркированными соответствующим обозначением, и предшествующим производителем. В рассматриваемом случае это не доказано.

С подробной информацией о ходе рассмотрения данного дела можно ознакомиться в соответствующей карточке дела в картотеке арбитражных дел.