Позиция СИП: при оспаривании товарного знака ввиду его сходства с другим обозначением должны устанавливаться обстоятельства охраноспособности товарного знака и заинтересованность лица в его оспаривании

1 июня 2017 г.  президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) отменил принятое ранее решение СИП в части отказа в признании недействительным решения Роспатента, которым оставлена в силе правовая охрана товарного знака в отношении части услуг, и направил дело в указанной части на новое рассмотрение.

Президиум СИП рассмотрел кассационные жалобы индивидуального предпринимателя, ООО «ТРЕЙД МАРКС» и Роспатента на решение СИП, вынесенное по заявлению индивидуального предпринимателя о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку в части оставления правовой охраны товарного знака в отношении всех товаров 18, 20, 22, 25-го и ряда услуг 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ), о признании предоставления правовой охраны товарному знаку в отношении указанных товаров и услуг недействительным, частично удовлетворив первые из указанных и отказав в удовлетворении жалобы Роспатента.

В своей кассационной жалобе предприниматель указывает, что, по его мнению,  судом первой инстанции ошибочно не признаны однородными товары 18, 20, 22, 25-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, услугам 35-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, имеющий более раннюю дату приоритета. Как отмечает предприниматель, эти услуги выполняют функции по продвижению, реализации и рекламе различных товаров, перечень которых не ограничен, тогда как сохранение регистрации товарного знака в отношении товаров 18, 20, 22, 25-го классов МКТУ также позволяет его использовать, в том числе и при продаже указанных товаров. Данное обстоятельство свидетельствует об однородности названных товаров и услуг.

Предприниматель отмечает, что в обжалуемом решении не приведен анализ однородности услуг 35-го класса МКТУ «услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], продажа аукционная», указанных в регистрации оспариваемого товарного знака, и услуг 35-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака, и фактически в удовлетворении заявленных требований в указанной части отказано немотивированно.

Роспатент в своей кассационной жалобе отмечает, что, по его мнению, вывод суда первой инстанции об однородности услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, является не обоснованным и не мотивированным. Вопреки требованиям статьи 169 АПК РФ в решении суда отсутствует анализ на предмет однородности названных услуг.

Вместе с тем Роспатент отмечает, что указанные услуги не являются однородными, поскольку услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, можно отнести к услугам, связанным с торговой деятельностью, тогда как противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении услуг, связанных с доведением до потребителей сведений о товарах и оказываемых специализированными организациями.

Кроме того, судом первой инстанции, по мнению Роспатента, не применена статья 6.quinquies Парижской конвенции, согласно которой при решении вопроса о том, может ли товарный знак быть предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака. Оспариваемый товарный знак используется правообладателем с 2001 года и стал известен потребителю именно в связи с деятельностью общества «ТРЕЙД МАРКС».

При этом, как отмечает Роспатент, противопоставленный товарный знак не используется и не использовался правообладателем, что свидетельствует о невозможности отнесения товаров и услуг к одному источнику происхождения и о неоднородности сравниваемых услуг.

ООО «ТРЕЙД МАРКС» в своей кассационной жалобе приводит доводы о несогласии с выводом суда об однородности услуг 35-го класса МКТУ, о его немотивированности и о необходимости учета известности оспариваемого товарного знака, аналогичные доводам, изложенным в кассационной жалобе Роспатента, а также довод об отсутствии в обжалуемом судебном акте анализа однородности услуг 35-го класса МКТУ, указанных в регистрации оспариваемого товарного знака, и услуг 35-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака, аналогичный доводу, приведенному в кассационной жалобе предпринимателя.

Кроме того, ООО «ТРЕЙД МАРКС» ссылается на недобросовестность действий предпринимателя по приобретению исключительного права на противопоставленный товарный знак и последующей подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку общества «ТРЕЙД МАРКС», направленных на создание препятствий в хозяйственной деятельности общества, поскольку противопоставленный товарный знак правообладателем не используется.

Президиум СИП, принимая постановление о частичном удовлетворении жалоб предпринимателя и ООО «ТРЕЙД МАРКС», отметил следующее.

В качестве товарных знаков для однородных товаров не могут регистрироваться обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с чужими товарными знаками с более ранним приоритетом.

В деле об оспаривании товарного знака по этому основанию его известность не учитывается. Известность обозначения влияет на различительную способность товарного знака и подлежит учету, прежде всего, в отношении старшего товарного знака.

Президиум СИП указал, что в рамках указанного дела должны устанавливаться обстоятельства охраноспособности оспариваемого товарного знака и заинтересованность лица в его оспаривании. При этом правообладатель противопоставленного товарного знака признается таким заинтересованным лицом.

Однако доводы о злоупотреблении правом со стороны этого лица не имеют значения для данного дела.

В то же время его недобросовестность, установленная в предусмотренном законом порядке, может быть основанием для оспаривания предоставления правовой охраны его товарному знаку, а аннулирование регистрации такого товарного знака — основанием для пересмотра дела по новым обстоятельствам.

Следующее заседание СИП назначено на 3 июля 2017 года.

Подробную информацию о ходе рассмотрения данного дела можно получить в соответствующей карточке дела в картотеке арбитражных дел.