Президиум СИП: что является преобразованиями товарного знака, меняющими его существо

3 апреля 2017 г. президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) отменил решение СИП и направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции дело о досрочном прекращении правовой охраны спорного словесного товарного знака «ШОКОЛАЙН».

Тем  самым президиум СИП удовлетворил кассационную жалобу ОАО «КДВ Кемерово» на решение СИП по иску заявителя к производственно-торговому частному унитарному предприятию «ЛАЙНПАК» (Республика Беларусь) о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «ШОКОЛАЙН» в отношении ряда товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) вследствие его неиспользования.

СИП удовлетворил иск ОАО «КДВ Кемерово» частично,  досрочно прекратив правовую охрану товарного знака в отношении ряда товаров 30-го класса МКТУ.

В обоснование кассационной жалобы заявитель указал, что суд первой инстанции пришел к неправомерному выводу о доказанности факта использования спорного товарного знака в отношении товаров 30-го класса МКТУ «кондитерские изделия, изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские на основе арахиса, печенье» его правообладателем — предприятием — или под его контролем.

Кроме того, по мнению заявителя, из представленных в материалах дела документов не следует, что расположенное на упаковке продукции и в товарораспорядительных документах словесное обозначение «ШОКОЛАЙН» может быть признано использованием спорного товарного знака. Заявитель полагает, что использование обозначения «Chokoline» совместно с обозначением «ШОКОЛАЙН» свидетельствует только об использовании иного товарного знака – «Chokoline», а последующий словесный элемент в кириллице не является самостоятельным обозначением, а представляет собой транслитерацию обозначения в латинице. При этом заявитель считает, что именно обозначение «Chokoline» на упаковке товара имеет доминирующее значение, а его транслитерация в кириллице не должна учитываться при исследовании вопроса об использовании товарного знака со словесным обозначением «ШОКОЛАЙН». Также общество отметило, что использование двойного обозначения «Chokoline» («ШОКОЛАЙН») привело к фонетическому изменению восприятия спорного товарного знака.

Президиум СИП, однако, указал следующее.

ГК РФ устанавливает порядок и способы использования товарных знаков их правообладателями. Таковым не признается использование товарного знака с внесенными в него преобразованиями, которые меняют его существо.

Под подобной корректировкой существа товарного знака понимается внесение в него таких преобразований, которые могут привести к изменению восприятия этого обозначения в целом или его основных (занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие в целом) элементов.

При этом в нормах ГК РФ нет каких-либо требований относительно размера шрифта зарегистрированного обозначения, места его размещения на упаковке, его доминирующего положения относительно иных размещенных на упаковке обозначений и товарных знаков.

Поэтому, как  отметил президиум СИП, подобные обстоятельства не имеют правового значения для разрешения вопроса об использовании товарного знака.

В рассматриваемом деле таким обстоятельством, не влияющим на вывод об использовании правообладателем обозначения, СИП признал размещение последнего в т. ч. на упаковке рядом с иным товарным знаком.

Тем не менее, президиум СИП направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, указав, что суду необходимо установить факт использования (неиспользования) правообладателем, его лицензиатом или иным лицом под контролем правообладателя спорного товарного знака на территории РФ.

Подробную информацию о ходе рассмотрения дела можно получить в соответствующей карточке дела в картотеке арбитражных дел.