Позиция СИП: злоупотребление правом не является основанием для прекращения правовой охраны обозначения

10 апреля 2017 г. Президиум Суда по интеллектуальным правам СИП (РФ) отклонил кассационную жалобу ООО «АВТОлогистика» на решение СИП, которым заявителю было отказано в досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака.

ООО «АВТОлогистика» обратилось в СИП с иском к «Киа Моторс Корпорейшн» о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака в отношении части товаров 12-го класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Истец мотивировал свои требования неиспользованием правообладателем данного товарного знака.

СИП отказал заявителю в иске. Не согласившись в принятым решением, ООО «АВТОлогистика» обратилось в СИП с кассационной жалобой.

В кассационной жалобе заявитель оспаривает выводы суда первой инстанции об использовании спорного товарного знака под контролем правообладателя; об использовании спорного товарного знака в отношении товаров 12-го класса МКТУ, в отношении которых ответчиком доказано использование спорного товарного знака.

Также заявитель полагает, что суд первой инстанции необоснованно отклонил его довод о необходимости применения при рассмотрении настоящего спора статьи 10 ГК РФ.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции оценил однородность товаров, в отношении которых установлен непосредственный коммерческий интерес, иным товарам и услугам, в отношении которых заявлено требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

СИП не признал автомобильные запчасти однородными товарам «части и принадлежности к самолетам», что явилось самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований в данной части.

В отношении таких товарных позиций, как «части и принадлежности к переднеприводным автомобилям; части и принадлежности к заднеприводным автомобилям», спорный товарный знак не зарегистрирован, что явилось основанием для отказа в удовлетворении исковых требований в этой части.

При оценке обстоятельств использования товарного знака судом первой инстанции на основании представленных в материалы дела доказательств установлено, что под контролем правообладателя осуществляется использование спорного товарного знака в отношении следующих товаров 12-го класса МКТУ: «части и принадлежности к грузовикам, части и принадлежности к автобусам, части и принадлежности к полноприводным автомобилям, части и принадлежности к колесам».

Использование товарного знака в отношении этих товаров послужило основанием для отказа в удовлетворении исковых требований в этой части.

В отношении иных указанных в исковом заявлении товаров 12-го класса МКТУ доказательств использования товарного знака не представлено, однако в отношении этих товаров судом первой инстанции учтена правовая позиция, содержащаяся в определении Верховного Суда (ВС) РФ, согласно которой в отличие от общего правила о неучете использования товарного знака в отношении однородных товаров, однородность может учитываться применительно к широко известным товарным знакам.

При этом правообладателем должна быть доказана широкая известность товарного знака в отношении товаров и услуг, однородных тем, в отношении которых товарный знак фактически не используется, таким образом, чтобы широкая известность товарного знака при его использовании в отношении конкретных товаров распространялась в глазах потребителей на иные товары, в отношении которых товарный знак не используется.

Учитывая длительность использования спорного знака на товарном рынке России (примерно с 2000-х годов), весьма внушительное количество потребителей, ассоциирующих спорный товарный знак с товарами, производимыми и реализуемыми ответчиком, объемы производства и реализации товаров с использованием этого обозначения, обширность рекламных компаний товаров со спорным  обозначением, СИП признал спорный товарный знак широко известным знаком для целей применения принципа однородности при исследовании вывода об использовании ответчиком товарного знака.

Установление однородности товаров, в отношении которых доказано использование товарного знака, товарам «части и принадлежности к тракторам; части и принадлежности к мотоциклам; части и принадлежности к велосипедам; части и принадлежности к моторным лодкам» в совокупности с широкой известностью товарного знака в отношении товаров, в отношении которых доказано использование товарного знака, явилось основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований в этой части.

Президиум СИП согласился с доводами суда первой инстанции.

В частности, президиум СИП отметил, что злоупотребление правом со стороны правообладателя, на которое ссылался истец, не может быть основанием для прекращения правовой охраны используемого обозначения. Соответствующие доводы истца при их подтверждении могут свидетельствовать о недобросовестности, допущенной при госрегистрации товарного знакаЭто может повлечь аннулирование регистрации товарного знака с момента подачи заявки на его госрегистрацию, тогда как требования истца в случае их удовлетворения влекут иные правовые последствия — прекращение правовой охраны товарного знака на будущее время.

С текстом Постановления президиума Суда по интеллектуальным правам, принятого по данному делу, можно ознакомиться по ссылке.