СИП сформулировал правило для случаев, когда в отношении международного товарного знака подана заявка о территориальном расширении на Российскую Федерацию

19 января Суд по интеллектуальным правам (СИП) РФ оставил без изменения судебные акты, принятые по делу о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков «KAISER» и «BIG KAISER», отклонив кассационную жалобу правообладателя.

Швейцарская компания Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG, являясь правообладателем товарных знаков «KAISER» и «BIG KAISER» в отношении товаров и услуг, в том числе, 7-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ) «Механические инструменты», обратилась в Арбитражный суд Калининградской области с иском к ООО «Джет Снаб» о взыскании компенсации за незаконное использование указанных товарных знаков в  размере более 9 миллионов рублей.    

По мнению истца, ответчиком нарушено его право на товарные знаки путем подачи заявки на участие в открытом запросе предложений в электронной форме на право заключения договора по предмету закупки «Режущий инструмент» для нужд филиала ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой», что подтверждается, в частности, закупочной документацией, поскольку товары с названными товарными знаками никогда не приобретались ответчиком у истца или его законных представителей.

Арбитражный суд отказал  в удовлетворении исковых требований, посчитав, что факт нарушения ответчиком исключительного права истца на принадлежащий ему товарный знак, представленными в материалы дела доказательствами не подтвержден.

Арбитраж при этом отметил, что указание в документации слова «KAISER» относится к указанию на производителя товара, а не является товарным знаком, поскольку не индивидуализирует товар, а содержит информацию о производителе товара, предлагаемого к продаже.

Кроме того, суд первой инстанции обратил внимание на то, что спорный товарный знак, принадлежащий истцу, получил правовую охрану на территории Российской Федерации до подачи заявки ответчиком о поставке товара.

Суд апелляционной инстанции выводы суда первой инстанции поддержал, оставив решение без изменения.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, швейцарская компания обратилась в СИП с кассационной жалобой, в которой возражала против вывода судов о том, что действия ответчика по закупочной процедуре на право заключения договора по предмету закупки товаров «BIG KAISER» для нужд третьего лица не являются нарушением исключительных прав истца, поскольку действие правовой защиты товарного знака «BIG KAISER» на территории Российской Федерации началось после завершения открытого запроса предложений.

Также заявитель указал, что поскольку неотъемлемой частью заявки ответчика, как участника запроса предложений было технико-экономическое предложение, в котором напротив каждой товарной позиции указано слово «KAISER», то в данном случае использование ответчиком данного обозначения без разрешения правообладателя является нарушением исключительных прав последнего на спорный товарный знак.

Кроме того, заявитель нашел ошибочным вывод судов о том, что, исходя из закупочной документации, обозначение «KAISER» является фирменным наименованием производителя, а не товарным знаком. Между тем, как указал истец, в материалах дела имеются доказательства того, что слово «KAIZER» является товарным знаком, что подтверждено сведениями из Международного реестра торговых марок.

Отклоняя кассационную жалобу, СИП указал, что использование третьими лицами обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с заявленным на территориальное расширение в РФ в качестве международного товарного знака обозначением, в период между датой подачи заявки и датой внесения записи о нем в Международный реестр не является нарушением исключительного права на товарный знак.

Для случаев, когда в отношении международного товарного знака подана заявка о территориальном расширении на Российскую Федерацию, СИП сформулировал правило, согласно которому следует учитывать, что дата подачи заявки и дата внесения соответствующей записи в Международный реестр могут не совпадать.

С учетом этого использование тождественного или сходного до степени смешения обозначения в период между указанными датами не является нарушением исключительного права на товарный знак.

Со стороны третьих лиц, которые из-за отсутствия соответствующей записи в Международном реестре не осведомлены о территориальном расширении, в данном случае противоправность отсутствует.

С подробной информацией о ходе рассмотрения данного дела можно ознакомиться в соответствующей карточке дела в картотеке арбитражных дел.