Позиция СИП: при расчете компенсации за незаконное использование товарного знака нужно исходить из цены реализации товара самим нарушителем

1 июня Суд по интеллектуальным правам (СИП) отменил вынесенные ранее судебные акты, которыми был удовлетворен иск о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

ООО «Курортмедсервис» обратилось в московский арбитражный суд с исковым заявлением к ООО «Йодные технологии и маркетинг» («ЙТМК») о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере более 8 млн. 500 тыс. рублей.

Как было установлено судами, истец обладает исключительным правом на изобразительный товарный знак, зарегистрированный в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ) «биологически активные добавки к пище».

В октябре 2016 года была осуществлена контрольная закупка биологически активной добавки к пище (БАД) «Капли Колыбельные», на этикетке которой было размещено изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца. На обратной стороне упаковки данного товара в качестве производителя продукции указано ООО «ЙТМК», а также указано, что претензии по качеству продукции принимает общество «Продуктсервис».

Поскольку ООО «Курортмедсервис» своего разрешения на использование товарного знака ответчику не давало, истец пришел к выводу, что данные товары являются контрафактной продукцией. Направленная истцом в адрес ответчика претензия была оставлена без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в арбитражный суд с иском.

Размер компенсации был исчислен истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в двукратном размере стоимости товара, произведенного ответчиком (в количестве 50 040 штук), исходя из цены 85 рублей, по которой товар был реализован.

Суд первой инстанции пришел к выводу о наличии достаточных доказательств нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак. Оценив с учетом требований подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, характера допущенного нарушения, степени вины нарушителя, вероятных убытков правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, названный суд счел определенный истцом размер компенсации в размере 8 506 800 рублей соответствующим характеру нарушения и удовлетворил заявленные требования в полном объеме.

Суд апелляционной инстанции указанные выводы поддержал, оставив оспариваемое решение без изменения.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ООО «ЙТМК» обратилось в СИП с кассационной жалобой, в которой указал, что ответчик, являясь изготовителем продукции по заказу третьего лица – ООО «Продуктсервис», не может являться нарушителем исключительного права истца на данный товарный знак. В связи с этим, по мнению заявителя, судами был сделан ошибочный вывод о том, что ответчик изготавливал товар, на который был нанесен изобразительный товарный знак истца. По мнению заявителя кассационной жалобы, его вина в нарушении исключительных прав ООО «Курортмедсервис» материалами дела не доказана, поскольку упаковки, на которые был нанесен спорный товарный знак, принадлежали другому лицу, а не ответчику, что исключает применение к нему пункта 1 статьи 401 ГК РФ, в том числе в связи с тем, что в агентском договоре, заключенном между ООО «ЙТМК» и ООО «Продуктсервис», указано, что производство не нарушает прав третьих лиц, в том числе на объекты интеллектуальной собственности.

Ответчик также ссылался на то, что решением ФАС России от 11.02.2016 установлено отсутствие в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции, поскольку он не осуществлял разработку упаковок, а вводил товар в оборот после приобретения его у заказчика – ООО «Продуктсервис».

Заявитель кассационной жалобы считает, что именно ООО «Продуктсервис» следовало привлечь к участию в деле в качестве ответчика, тогда как ООО «ЙТМК» надлежащим ответчиком по делу не является, в том числе в связи с тем, что оно не получало доход от ведения в гражданский оборот продукции, обозначенной спорным товарным знаком, деятельность ответчика была направлена на получение дохода от изготовления, а не от распространения товара.

Оспаривая размер взысканной компенсации, ответчик указал на неверное определение судами количества товара и его стоимости, несоответствие размера компенсации принципам разумности и справедливости, а также считает неправомерным отклонение судами довода об уничтожении товара.

Ответчик ссылался на не рассмотрение судом его заявления о необходимости снижения размера компенсации, несмотря на то, что он предоставил в материалы дела сведения о цене спорного товара, которая может приниматься во внимание для расчета компенсации исходя из объективных данных. Ответчик полагает, что расчет компенсации истца, которым за основу было взято количество товара, указанного в паспорте качества в размере 50 040 штук, и применена цена, указанная в чеке аптеки в размере 85 рублей, является неверным, поскольку документы, подтверждающие введение ответчиком в гражданский оборот товара в указанном объеме, истец в материалы дела не предоставил.

СИП удовлетворил кассационную жалобу, найдя, тем не менее, необоснованной ссылку ответчика на то, что он не является лицом, нарушившим исключительное право, ввиду того, что осуществлял производство товаров по заказу ООО «Продуктсервис». Как отметил СИП, данное обстоятельство не имеет правового значения. Факт производства товаров с размещенным на нем товарным знаком истца является с учетом положений пункта 2 статьи 1484 ГК РФ нарушением исключительного права на этот товарный знак.

Использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации по поручению или заданию лица, нарушающего исключительное право правообладателя, в свою очередь также образует нарушение исключительного права.

При этом с учетом положений пункта 6.1 статьи 1252 ГК РФ лицо, давшее поручение или задание незаконно использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, и лицо, исполнившее такое поручение или задание, перед правообладателем отвечают солидарно.

Довод ответчика о том, что решением ФАС России установлено отсутствие в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции, также был отклонен судом, поскольку круг обстоятельств, подлежащих установлению антимонопольным органом в административных делах о недобросовестной конкуренции, отличается от предмета настоящего спора.

Тем не менее, СИП отменил принятые по делу судебные акты, отметив, что за основу расчета компенсации за незаконное использование товарного знака нужно брать стоимость, по которой нарушитель продает или предлагает к продаже товары третьим лицам, а не отпускную цену, по которой третье лицо реализует продукцию, изготовленную нарушителем.

С подробной информацией о ходе рассмотрения данного дела можно ознакомиться в соответствующей карточке дела в картотеке арбитражных дел.